Nie jest możliwe spokojne współistnienie oznaczeń sieci Sky i firmy Skype w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ istnieje ryzyko pomylenia tych dwóch symboli – uznał Sąd Unii Europejskiej. To dla większości firm może być nauka, żeby już na etapie wyboru nazwy firmy przykładać do tego znaczenie, mając na uwadze przyszłą rejestrację znaku towarowego
W wyroku w połączonych sprawach T-423/12, T-183/13 i T-184/13 „Skype przeciwko unijnemu Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego” Sąd Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu zgodził się ze stanowiskiem urzędu, który odmówił rejestracji oznaczenia Skype’a.
Reklama
Sprawa ciągnęła się już ponad dekadę. Wniosek o rejestrację znaku graficznego i słownego „Skype” trafił do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w latach 2004-2005. Znak miał być stosowany dla towarów i usług m.in. z dziedziny radiofonii, telewizji, fotografii i globalnej sieci komputerowej.

Reklama
Niedługo potem sprzeciw wobec rejestracji znaku Skype wyraziła brytyjska sieć telewizyjna Sky, zaznaczając, że w 2003 r. złożyła na poziomie unijnym wniosek o rejestrację swojego znaku dla tego samego rodzaju towarów i usług. Przytoczyła też dane, że stacje sieci odbierane są w kilkunastu milionach gospodarstw domowych na terenie Wielkiej Brytanii, a ponad 80 proc. Brytyjczyków słyszało o tej sieci. Poza tym renoma marki Sky – jak podkreślała sieć – została wielokrotnie uznana przez Brytyjski Urząd Patentowy w wielu decyzjach.
Na mocy decyzji z 2013 r. Urząd Harmonizacji uwzględnił sprzeciw. Uznał, że istnieje prawdopodobieństwo pomylenia obu znaków ze względu – jak argumentował - na stopień ich wizualnego, fonetycznego i graficznego podobieństwa. Zwrócił uwagę, że wymowa samogłoski „y” nie jest krótsza w słowie „skype” niż w słowie „sky”.
Przed sądem UE właściciele marki Skype wnosili o stwierdzenie nieważności decyzji urzędu. Sąd uznał jednak, że istnieje prawdopodobieństwo pomyłki między graficznym i słownym znakiem „skype” a słownym znakiem „sky”. Poza tym słowo sky – jak podkreślał – stanowi część podstawowego słownictwa w języku angielskimi, jest łatwe do zidentyfikowania w wyrazie skype, nawet jeżeli przyrostek „pe” nie ma większego znaczenia.
Sąd UE nie podzielił argumentu Skype, że na poziomie graficznym elementem znacznie odróżniającym ten znak od znaku Sky jest obraz postrzępionej chmury. W ocenie sądu nie ma to znaczenia dla słownej, wizualnej i koncepcyjnej spójności znaku. Od strony wizualnej jedynie podkreśla on element słowny i wyznacza pewną granicę. Zaś co do fonetycznego brzemienia tego wyrazu element graficzny nie ma żadnego znaczenia – podkreślił sąd. Analizując koncepcję loga, zaznaczył, że rysunek chmury nie przywodzi żadnych skojarzeń, być może z wyjątkiem tego, które – jak argumentuje sąd – mogłoby jedynie zwiększyć prawdopodobieństwo uznania, że „sky” (niebo) stanowi część „skype”.
Odnosząc się zaś do argumentu, że sam wyraz „skype” posiada znaczenie odróżniające, bo jest znany przez szerokie grono odbiorców, sąd uznał, że nawet jeżeli nabrał on własnego znaczenia dla usług świadczonych przez firmę telekomunikacyjną Skype, to jest to wtórne i opisowe określenie usług. Sąd uznał, że nie jest możliwe spokojne współistnienie oznaczeń sky i skype w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ warunki, które mogłyby zmniejszyć ryzyko pomylenia tych dwóch symboli, nie zostały spełnione. Takie współistnienie znaków zdaniem sądu jest możliwe tylko w przypadku odizolowanych, wysoce specjalistycznych usług. Dodatkowo współistnienie nie trwało na tyle długo, aby dało podstawy do stwierdzenia, że ryzyko wprowadzenia w błąd nie istnieje.
TRZY PYTANIA DO EKSPERTA
Rozmowa z Pawłem Żerańskim z Kancelarii Gładysz & Żerański
Jeśli właściciel znaku Skype odwoła się od tego wyroku do TSUE – czy ma szanse na wygraną?
Niewielkie. Skype i Sky są podobne. Argumenty Skype, jakoby dodatek „pe” nadawał mu charakter odróżniający albo też Skype stał się niemal określeniem rodzajowym usługi, którą konsumenci łatwo odróżniają od działającej w środowisku cyfrowym telewizji Sky – nie przekonują.
Jednak nawet przegrana przed TSUE nie oznacza automatycznie, że właściciele Skype będą np. ponosić ciężar opłat licencyjnych na rzecz Sky. Właściciele Skype mogą zmienić nazwę swojej usługi. Mogą też korzystać z oznaczenia, nie rejestrując znaku towarowego, choć narażają się na proces sądowy ze strony Sky.
Rejestracji dokonali rzecznicy patentowi, którzy zapewne sygnalizowali możliwość tego rodzaju problemu. Prawdopodobnie był to zatem świadomy test przeprowadzony przez Skype w oparciu na opinii o niskich szansach takiej rejestracji. Skype mogło się też opłacać utrzymywanie przez wiele lat dzięki procesowi stanu niepewności. Natomiast po prawomocnym wyroku właściciele Skype będą świadomi ryzyka i będą musieli brać pod uwagę oczekiwania Sky co do sposobu korzystania z oznaczenia Skype.
Czy Sky mógłby domagać się opłat licencyjnych?
Skoro oznaczenie Skype jest podobne do Sky, to w grę może wchodzić licencja znaku towarowego za korzystanie z oznaczenia podobnego do Sky oraz licencja na korzystanie z oznaczenia podobnego, która uchylałaby zarzut prowadzenia nieuczciwej konkurencji. Taka licencja legalizowałaby korzystanie ze Skype, mimo wykluczenia możliwości rejestracji.
Jakie wnioski płyną z wyroku dla innych przedsiębiorców?
Wysoki poziom staranności w dbałości o swoje oznaczenia – także w sferze prawnej – jest domeną większych graczy. Małe firmy powinny natomiast pamiętać, że mogą kiedyś wejść do tej ligi i rejestrować swoje oznaczenia jako znaki towarowe. Mogą one uzyskać w przyszłości bardzo dużą wartość. Ich posiadanie może też pomóc zapobiec nieuczciwej konkurencji, np. ze strony byłych pracowników.