Subskrybuj nas na Youtube
Długoletnia obecność produktu na rynku nie wystarczy, aby uznać, że znak towarowy jest powszechnie znany. Potwierdzić to muszą profesjonalne badania rynkowe.
TEZA Przedsiębiorca może dowodzić, że używanie przez niego znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego już znaku towarowego nie rodzi ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. A to dlatego, że znak towarowy zarejestrowany ma słabą siłę odróżniającą.
STAN FAKTYCZNY Spółka zajmująca się m.in. produkcją lodów jest właścicielem znaku towarowego wpisanego do rejestru. Na opakowaniach jej lodów widnieje brązowo-złota nazwa produktu, umieszczona powyżej jego wizualizacji. Pod taką samą nazwą zarejestrowanych było na obszarze Unii Europejskie 118 znaków towarowych, z czego 9 w Urzędzie Patentowym w Polsce. Firma 13 czerwca 2005 r. wezwała przedsiębiorcę K.P. do zaprzestania naruszania prawa przysługującego jej do tego znaku towarowego. Wobec bezskuteczności wezwań spółka zdecydowała się wnieść pozew do sądu. Domagała się m.in. zasądzenia od pozwanego K.P. 300 tys. zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku ze sprzedażą lodów oznaczonych takim znakiem. Ponadto żądała zobowiązania pozwanego do zaprzestania naruszania prawa ochronnego na znak poprzez ustanowienie zakazu produkcji lodów oznaczonych tym znakiem towarowym i ich zbywania przez pozwanego.
UZASADNIENIE Sąd oddalił powództwo. Uznał, że powód nie mógł żądać ochrony na gruncie art. 296 pkt 2 ust. 3 prawa własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.). Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Tymczasem zdaniem sądu znak przysługujący powodowi nie ma charakteru znaku renomowanego. Renomowany znak towarowy (zarejestrowany) musi przede wszystkim cechować określony stopień znajomości wśród nabywców. Sąd przytoczył orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku w sprawie C-375/97 wyraził stanowisko, że „aby skorzystać z ochrony rozciągającej się na niepodobne towary lub usługi, zarejestrowany znak towarowy musi być znany znacznej części relewantnych odbiorców towarów lub usług, dla których uzyskał ochronę”.
Trybunał wskazał okoliczności, które mogą być pomocne do udowodnienia takiego charakteru znaku. Są nimi: udział w rynku oznaczanych towarów lub usług, intensywność używania, zasięg terytorialny i długotrwałość używania, nakłady na promocję znaku. W takim rozumieniu renoma łączona jest z rozpoznawalnością lub znajomością znaku. W celu ustalenia stopnia znajomości znaku można przeprowadzić badania rynkowe. Dla uznania, że znak towarowy jest renomowany w znaczeniu ustawy, nie wystarczy deklaracja uprawnionego ani nawet długoletnia obecność produktu na rynku.
Co do istnienia renomy znaku powoda to należy zwrócić uwagę na posługiwanie się takim samym znakiem w odniesieniu do tego samego rodzaju produktów przez innych przedsiębiorców. W okresie jednak kiedy znak był już zarejestrowany, rejestracji takich samych znaków w odniesieniu do produktów z tej samej kategorii dokonały inne podmioty i korzystały z tych znaków w tym samym czasie. Okoliczność ta przesądza ostatecznie, że znak powoda nie miał cech znaku renomowanego.
Sąd podkreślił, że funkcją znaku towarowego jest komunikacja między przedsiębiorcą a konsumentem. Znak towarowy przekazuje nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z tego samego źródła.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 23 sierpnia 2016 r., sygn. akt X GC 458/12
KOMENTARZ EKSPERTA
Michał Paprocki, radca prawny, Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy
To prawidłowe rozstrzygnięcie. Gdyby sama długoletnia obecność produktu na rynku była wystarczającym dowodem, to mogłoby zabraknąć słownych znaków, a słowniki byłyby niczym rejestr znaków chronionych. Wykazanie, że znak jest renomowany, wymaga określonej aktywności dowodowej. Mogą to być badania rynkowe czy inne środki dowodowe pozwalające sądowi na ich podstawie poczynić pewne założenia co do znajomości znaku wśród odbiorców. Pojęcie znaku renomowanego to pewna kategoria normatywna. Takie przyporządkowanie oznacza, że znak ten będzie korzystał z rozszerzonej ochrony w porównaniu z innymi znakami towarowymi. Sprecyzowanie pojęcia renomowanego znaku towarowego w rozumieniu przepisów wymaga przy tym zawsze konfrontacji z okolicznościami faktycznymi ustalonymi w sprawie. Jak zauważono bowiem w orzecznictwie, nadanie znakowi towarowemu kwalifikowanej postaci znaku renomowanego nie jest stwierdzeniem dotyczącym ustaleń faktycznych, lecz oceną prawną tych ustaleń.
