TEZA: W przypadku stosowania takich samych akronimów do podobnych towarów bądź usług, z których jeden jest uzupełniony dodatkowo jeszcze nazwą będącą jego rozwinięciem, może zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd. Dlatego sądy badające sprawę powinny badać, jak te znaki są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców.
Sprawa C–20/14 (BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH przeciwko Bodowi Scholzowi, WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ z 22 października 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
Oznaczeniem, o które toczył się spór, był ciąg liter BGW.
W grudniu 2006 r. do rejestru prowadzonego przez niemiecki urząd patentowy (Deutsches Patent- und Markenamt) wpisano znak towarowy BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft dla towarów w kategorii reklama, nauczanie oraz usługi restauracyjne i hotelowe.
Niedługo potem Bodo Scholz wniósł sprzeciw wobec tej rejestracji, powołując się na zarejestrowany wcześniej swój słowno-graficzny znak towarowy BGW dla podobnej kategorii towarów.
W październiku 2009 r. niemiecki urząd patentowy częściowo uwzględnił sprzeciw Boda Scholza i częściowo unieważnił rejestrację znaku ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Po odwołaniu ta decyzja została uchylona. Urząd argumentował, że spółka BGW nie wykazała, iż używała swojego znaku w sposób pozwalający na utrzymanie praw.
Droga do międzynarodowego patentu łatwiejsza i tańsza

Zobacz również
Spółka BGW zaskarżyła tę decyzję do Federalnego Sądu Patentowego (Bundespatentgericht).
Sąd ten uznał, że kolidujące ze sobą znaki towarowe oznaczają identyczne towary oraz częściowo identyczne i częściowo podobne usługi. Analizując podobieństwo tych znaków, sąd uznał, że całościowe wrażenie wywierane przez wcześniejszy znak towarowy jest całkowicie zdominowane przez ciąg liter BGW, zaś element graficzny został użyty wyłącznie w celu podkreślenia owego ciągu.
Z kolei kombinacja wyrazów Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft ma charakter opisowy i jest pozbawiona charakteru odróżniającego. Ogranicza się do wskazania, że towary i usługi są oferowane przez związek przedsiębiorstw z sektora zdrowia. Ogólne wrażenie również jest zdominowane przez ciąg liter BGW. Jednak skoro ma on jedynie charakter dodatkowy, to sąd zastanawiał się, czy można przyjąć, że ma pozycję dominującą czy chociażby odróżniającą.
W związku z tym postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do trybunału z pytaniem prejudycjalnym, czy może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdy ciąg liter, który stanowi dominujący element jednego znaku, zostaje przejęty w innym znaku, gdzie występuje wraz z opisową kombinacją słowną.
UZASADNIENIE
Trybunał zaznaczył, że w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b i c dyrektywy 2008/95 z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE z 2008 r. L 299, s. 25) oznaczenie złożone z ciągu liter połączonego z kombinacją wyrazów podlega każdorazowo indywidualnej ocenie. Analizowane jest także całościowe wrażenie, jakie owo oznaczenie wywiera, a decydującą rolę w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa odgrywa postrzeganie przez odbiorców.
W ocenie sądu to, że jeden znak towarowy składa się z oznaczenia powielającego ciąg liter, który stanowi jedyny element innego znaku towarowego, oraz z kombinacji wyrazów, których pierwsze litery odpowiadają temu ciągowi, nie może wykluczać, że będzie zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
A zatem to sąd niemiecki powinien zbadać, czy właściwy krąg odbiorców może ustanowić związek między ciągiem liter a kombinacją wyrazów, a zwłaszcza czy ów ciąg może być postrzegany jako akronim tej kombinacji i być zapamiętany w sposób niezależny. Sąd ten powinien ustalić, czy poszczególne części tego znaku tworzą odrębną jednostkę logiczną różniącą się od znaczenia elementów rozpatrywanych oddzielnie.
Zdaniem trybunału art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE należy interpretować w ten sposób, że jeżeli pomiędzy znakiem towarowym złożonym z ciągu liter stanowiących dominujący element tego znaku a późniejszym znakiem towarowym, który powiela ten ciąg liter i jednocześnie dodaje do niego kombinację słowną, w której pierwsze litery wyrazów są takie same jak litery tego ciągu – w przypadku identycznych lub podobnych towarów i usług w odczuciu odbiorców może zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.