Pudel w cieniu Pumy: "Pasożytnictwo" czy parodiowanie znaków towarowych

Coraz częściej znaki renomowane zdają się być na celowniku kultury masowej. Niedawno na łamach DGP opisywaliśmy spór firmy Adidas ze znanym projektantem. Podobna sprawa dotyczyła również niemieckiej marki odzieżowej Puma?

Tak. Na początku kwietnia będący odpowiednikiem polskiego Sądu Najwyższego niemiecki Trybunał Federalny (niem. Bundesgerichtshof) swoim rozstrzygnięciem (wyrok z 4.4.2015 r. sygn. akt I ZR 59/13) zakończył trwający od ponad 6 lat spór między właścicielem popularnego w branży odzieży sportowej znaku towarowego „Puma”, a niemieckim projektantem odzieży. Ten ostatni zarejestrował w Niemieckim Urzędzie ds. Patentów i Znaków (niem. Deutsches Patent- und Markenamt, w skrócie DPMA) znak towarowy „PUDEL”. Odzież, w tym koszulki z nadrukiem postaci tego znaku, można było kupić w szczególności w sklepach internetowych. W warstwie graficznej oba znaki prezentowały się następująco:

Właściciel znaku „PUMA” zarejestrowanego w DMPA wcześniej niż znak „PUDEL” dochodził przed sądem wykreślenia konkurencyjnego znaku, a w efekcie unieważnienia prawa wynikającego z jego rejestracji.

Oceniając oba znaki niemieckie sądy potwierdziły ich podobieństwo. Nietrudno zresztą dostrzec je zarówno w kontekście użytego logotypu, warstwy słownej oraz sylwetek zwierząt graficznie uchwyconych niejako w fazie wyskoku. Samo uporządkowanie poszczególnych elementów tego znaku (sylwetka zwierzęcia w relacji do użytego słowa) jest wręcz identyczne. Nie wystarczyło to jednak do uznania, iż między znakami może zaistnieć ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Innymi słowy sądy wykluczyły w tej sprawie istnienie dostatecznego ryzyka skojarzenia znaku „PUDEL” ze wcześniejszym znakiem „PUMA”.

Ostatecznie o zakwestionowaniu znaku „PUDEL” zadecydowały jednak inne argumenty. „PUMA” należy bowiem do kategorii znaków renomowanych. Są to znaki towarowe korzystające z szerszej ochrony niż znaki nie posiadające renomy rozumianej jako rozpoznawalność czy znajomość danego znaku wśród jego odbiorców. Takim znakom towarzyszy często dobra opinia czy reputacja w oczach konsumentów. Badając sprawę sądy uznały, iż przedsiębiorca uprawniony z tytułu rejestracji znaku „PUDEL” wykorzystuje jednak odróżniający charakter znaku „PUMA” oraz jego reputację. Podobieństwo obu znaków, mimo iż nie jest duże, pozwala pierwszemu przedsiębiorcy na przyciąganie uwagi potencjalnych odbiorców, na którą w braku takiego podobieństwa znak „PUDEL”, a właściwie oznaczane nim produkty, nie mogłyby liczyć.

Przepisy będące podstawą wyroku odnosiły się do prawodawstwa niemieckiego?

Wspomniany wyrok został wydany na gruncie obowiązujących przepisów prawa niemieckiego, a konkretnie niemieckiej ustawy z 1994 r. o znakach towarowych (niem. Markengesetz). We wszystkich jednak państwach członkowskich Unii Europejskiej w efekcie harmonizacji reguł prawa znaków towarowych obowiązują dalece zharmonizowane standardy prawne w zakresie ochrony znaków towarowych. Są one rezultatem implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25–33). Zakres ochrony renomowanych znaków towarowych uregulowano w niej między innymi w art. 4 ust. 3, który wskazuje na podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności praw z rejestracji znaków w przypadku ich kolizji z prawami wcześniejszymi. Analogiczne przepisy w Unii Europejskiej przewidziano także w odniesieniu do tzw. wspólnotowych znaków towarowych, których rejestracja jest możliwa przed unijnym Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z siedzibą w hiszpańskim Alicante. Tutaj tzw. względne podstawy odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego służące ochronie znaków renomowanych (tak krajowych, jak i wspólnotowych) zawiera art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.3.2009 r., s. 1-42).

Jak wygląda ochrona znaków renomowanych w prawie polskim?

Ochrona znaków wspólnotowych na terytorium Polski wynika z obowiązujących bezpośrednio przepisów wspomnianego rozporządzenia Rady nr 207/2009. Natomiast odpowiednikiem przepisów niemieckiej Markengesetz, które były podstawą rozstrzygnięcia sporu między właścicielami znaków „PUDEL” oraz „PUMA”, są przepisy ustawy z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117). W interesującym nas zakresie chodzi tutaj o art. 132 ust. 2 pkt 3 polskiej ustawy. Przepis ten wskazuje jako jedną z tzw. względnych przeszkód odmowy rejestracji sytuację, w której nowy znak towarowy – zgłoszony celem rejestracji w Urzędzie Patentowym RP – jest „identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego” już wcześniej „na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”. Ten ostatni przypadek naruszenia praw cudzego znaku renomowanego przyjęło się określać mianem „pasożytnictwa” (ang. free-riding).

Pojęcie „pasożytnictwa”? Na czym polega to zjawisko?

Chodzi tutaj o bezprawne korzystanie z cudzego znaku, którego popularność jest efektem zabiegów, w tym zazwyczaj wysokich nakładów na rozpropagowanie znaku i utrzymanie jakości towarów, którym on towarzyszy. Przy czym ów korzystający „ogrzewa się” – ujmując to metaforycznie – w „blasku” cudzego znaku, czyniąc to zatem na koszt właściciela tego znaku bez konieczności ponoszenia na ten cel kosztów – inwestowania w reputację – ze swojej strony. Istotę pasożytnictwa trafnie ujęto w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). W sprawie dotyczącej opakowań i flakonów przypominających renomowane znaki towarowe TSUE stwierdził, iż pasożytnictwo odnosi się „nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego” (wyrok TSUE z 18.6.2009 r. w sprawie C‑487/07 L’Oréal SA i in. przeciwko Bellure NV i in.).

Gdzie przebiegają granice ochrony znaków renomowanych?

Ochrona znaków renomowanych nie ma charakteru absolutnego. Sama identyczność lub podobieństwo znaku nie są wystarczające dla stwierdzenia „pasożytnictwa”. Korzystanie z cudzego znaku musi bowiem odbywać się „bez właściwego powodu”. Taką przesłanką posłużył się europejski prawodawca zarówno w wyżej przywołanej dyrektywie, jak i rozporządzeniu. Krytycznie w tym przypadku należałoby ocenić obecny kształt art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, gdzie tego sformułowania wyraźnie zabrakło. W efekcie konieczna jest wykładnia tego przepisu zapewniająca jego zgodność z europejskim odpowiednikiem zawartym w wyżej przywołanej dyrektywie.

Co ciekawe w sporze między znakami „PUDEL” i „PUMA” właściciel tego pierwszego starał się wykorzystać w swojej argumentacji wspomnianą przesłankę. Uzasadniając swoje postępowanie powołał się bowiem na przysługującą mu na gruncie prawa konstytucyjnego swobodę działalności twórczej względnie swobodę wypowiedzi. Znak „PUDEL” miał być bowiem w zamyśle jego twórcy parodią znaku „PUMA”. Te argumenty nie spotkały się z aprobatą niemieckiego sądu, który podkreślił, iż w tym przypadku zarówno swoboda działalności twórczej, jak i swoboda wypowiedzi, muszą ustąpić przed – również konstytucyjnie gwarantowanym – prawem do ochrony znaku towarowego.

Parodiowanie znaków towarowych to standard czy pewne novum na rynku?

Parodia czy pastisz znaków towarowych jako techniki naśladowcze nie są bynajmniej nowym zjawiskiem. Współcześnie w warunkach masowego obrotu towarowego ich „ofiarą” najczęściej padają globalne, popularne znaki towarowe. W praktyce stosowania prawa amerykańskiego znane spory na tym tle dotyczyły takich marek jak „Coca-Cola“, „Tommy Hilfinger“ czy „Barbie“. Z takim zjawiskiem borykają się szczególnie często znane marki odzieżowe. Przykładem może być tutaj właściciel popularnego znaku przedstawiającego charakterystyczną sylwetkę gracza polo na koniu:

W amerykańskim Urzędzie Patentowym (ang. United States Patent and Trademark Office) został bowiem zarejestrowany graficzny znak towarowy ilustrujący gracza polo spadającego z konia.

Znak ten został ostatecznie – w rezultacie administracyjnego rozstrzygnięcia – w 2012 r. unieważniony. Także w tej sprawie powołujący się na prawo do parodii właściciel późniejszego znaku nie był w stanie skutecznie przeforsować tego argumentu.

W minionym roku ten sam producent markowej odzieży skutecznie obronił się przed innym znakiem podobnym do renomowanego symbolu gracza polo na koniu przedstawiającym sylwetkę chłopca na rowerze trzymającego młotek. Znak ten został zgłoszony celem jego ochrony na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w procedurze prowadzonej przed wspomnianym OHIM:

Zgłaszający go przedsiębiorca zamierzał wykorzystywać ten znak na produktach z branży odzieżowej (wyrok Sądu z 18.9.2014 r., The Polo/Lauren Company, LP przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w sprawie T-265/13).

Czy parodia renomowanych znaków towarowych jest zatem zakazana?

Ta kwestia jest przedmiotem bardzo żywej debaty, prowadzonej zresztą nie tylko przez prawników, ale również przez polityków, socjologów i kulturoznawców. Jej oś wyznacza pytanie o to, jak dalece powinny sięgać prawa wyłączne przyznawane właścicielom znaków towarowych i czy w efekcie dotychczasowego rozwoju prawnej ochrony własności intelektualnej nie osiągnęliśmy punktu, w którym można mówić o nadmiernej ekspansji domeny prywatnej (wyznaczonej przez wyłączne prawa przyznane właścicielom dóbr niematerialnych, takich jaj utwór, wynalazek czy znak towarowy) ze szkodą dla sfery określanej mianem domeną publiczną. W szczególności powyższe pytanie wydaje się w pełni uzasadnione w przypadku zderzania się sfery komercyjnego wykorzystywania znaku ze sferą kultury lub szerzej wolności komunikacji oraz swobodnego wyrażania opinii. Istotny wątek wskazanej dyskusji mieliśmy okazję niedawno obserwować na konkretnym przykładzie w Polsce, a mianowicie na tle sporu dotyczącego znaku „Allegro”, który został poddany przeróbce, tak iż miejsce liter „l” zajął charakterystyczny symbol nazistowskiej formacji SS.

Jak prawo własności intelektualnej ustosunkowuje się naśladownictwa motywowanego chęcią sparodiowania czyjegoś utworu czy znaku?

Na przykładzie Unii Europejskiej w obszarze prawa autorskiego wystarczy przywołać przepisy bardzo ważnej w tej sferze prawa własności intelektualnej dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. W sposób wyraźny przewidziano w niej możliwość ustanowienia w prawie krajowym wyjątków lub ograniczeń w odniesieniu do praw wyłącznych przewidzianych w jej przepisach (prawo do publicznego udostępniania utworów i prawo podawania do publicznej wiadomości innych przedmiotów objętych ochroną, prawo do zwielokrotniania utworu). Wśród takich wyjątków wskazano między innymi możliwość legalnego wykorzystywania utworów „do celów karykatury, parodii lub pastiszu”. W kontekście nowoczesnych technologii informacyjnych (np. w internecie) ma to niebagatelne znaczenie. Takie ograniczenie prawa autorskiego jest wyrazem niełatwego w zarówno w teorii, jak i praktyce wyważenia interesów autorów, artystów wykonawców, producentów, konsumentów, kultury i gospodarki.

A w prawie znaków towarowych?

Co ciekawe w prawie własności przemysłowej, bo to właśnie w ten obszar mieści w sobie regulacje w zakresie ochrony znaków towarowych, ograniczenia w postaci odwołań do parodii ani w prawie krajowym (w Polsce) ani w prawie europejskim nie zostały dotąd wprost wyrażone. Są one jedynie efektem rozwoju orzecznictwa w kontekście powoływania się w konkretnych sporach na argumenty natury konstytucyjno-prawnej, podobne do tych, które wskazano już wcześniej przy omówieniu orzeczenia niemieckiego sądu w sprawie znaków towarowych „PUDEL” i „PUMA”.

Nie jest wykluczone jednak, że sytuacja prawna niebawem ulegnie zmianie. Aktualnie w Unii Europejskiej trwają bowiem intensywne prace nad szeroko zakrojoną reformą prawa znaków towarowych. Dotyczą one obu wcześniej wspomnianych aktów prawnych: dyrektywy z 2008 r. i rozporządzenia z 2009 r. W projekcie zmian tych przepisów przedłożonym przez Komisję Europejską Parlament Europejski już w pierwszym czytaniu zaproponował doprecyzowanie granic praw wyłącznych. W katalogu takich swoistych ograniczeń znalazła się także sytuacja korzystania z cudzego znaku, które ma „miejsce w celu parodii, ekspresji artystycznej, krytyki lub komentarza”, o ile przebiega ono zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Propozycja ta – na obecnym etapie procedury prawodawczej – nie spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony Komisji Europejskiej, która w swoim stanowisku opowiedziała się za jej odrzuceniem z uwagi na zbyt daleko idący zakres oraz nieprecyzyjność tego przepisu. Przeforsowanie go może zatem okazać się niełatwe, ale sprawa nie jest na dzień dzisiejszy przesądzona.

Czyli parodiowanie cudzych znaków towarowych jest w dalszym ciągu obciążone ryzykiem poniesienia prawnych konsekwencji?

W praktyce warto tutaj rozróżnić kilka odmiennych sytuacji. Kiedy parodysta działa jako konkurent właściciela renomowanego znaku, a więc wykorzystując swój znak – będący opracowaniem tego pierwszego – na towarach podobnych do towarów z renomowanym znakiem, chce czerpać stąd korzyści majątkowe, powinien liczyć się z tym, iż właściciel znaku renomowanego zechce podjąć kroki prawne w celu jego ochrony.

Inaczej przestawia się sytuacja tworzenia humorystycznych modyfikacji popularnych znaków publikowanych następnie w Internecie, np. w portalach społecznościowych. Tutaj komercyjna motywacja schodzi na plan dalszy, o ile w ogóle da się ją zauważyć. Często takie działania mają wymiar wręcz artystyczny, czego dobrą ilustracją są choćby prace znanego szwedzkiego grafika Viktora Hertza. Wprawdzie i w takim przypadku właściciele znaków sparodiowanych nie muszą pozostawać bezczynni i mogą podejmować na drodze prawnej pewne działania. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku – szczególnie kiedy dochodzi do zderzenia się interesów komercyjnych ze swobodą wypowiedzi artystycznej – społeczność internetowa jest bardzo czuła na ingerencję w swobody tego rodzaju. Interwencja prawna może – niezależnie od jej formalnego przebiegu – zatem skończyć się fiaskiem wizerunkowym, często bardziej dotkliwym niż rzekomy uszczerbek na renomie znaku wynikający z jego modyfikacji.