Istotą europejskiego prawa znaków towarowych jest współistnienie oznaczeń krajowych i wspólnotowych. Dlatego ani Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych i wzorów (OHIM), ani sąd europejski nie mogą kwestionować ważności krajowych znaków towarowych, prowadząc postępowania w sprawie znaków wspólnotowych. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej znaków zawierających oznaczenie F1 i formula 1.

Niewyścigowa F1

Global Sports Media z siedzibą na Bermudach zgłosiła do rejestracji w OHIM znak graficzny zawierający literę F i liczbę 1 oraz słowo „live” dla oznaczenia działalności innej niż wyścigi samochodowe, a związanej z wydawaniem, przesyłaniem i rozpowszechnianiem książek, czasopism, broszur, e-booków, informacji o rozrywce, organizowania konkursów, rezerwacji miejsc na spektakle i organizowania gier online. Zaznaczono przy tym, że wszystkie te usługi dotyczą formuły 1.

Prawo UE dotyczące znaków towarowych nie zastępuje prawa wewnętrznego

Wówczas sprzeciw zgłosiła Formula One Licensing BV z siedzibą w Rotterdamie, która jest właścicielką znaku F1, chronionego rejestracją międzynarodową, a także wspólnotowego składającego się z jedynki napisanej kursywą oraz podpisu pod nią słowem i cyfrą „Formula 1”. Wolę blokady rejestracji znaku F1 Live konkurencyjna spółka oparła na tym, że jej znaki służą oznaczeniu tych samych usług, jakie chciała świadczyć pod swoim oznaczeniem spółka Global Sports Media.
I chociaż wydział sprzeciwów OHIM uwzględnił tę argumentację, izba odwoławcza OHIM, a potem europejski sąd pierwszej instancji oddaliły sprzeciw. Obie instancje doszły do przekonania, że w przypadku rejestracji nowego znaku z symbolem F1 nie może być mowy choćby o prawdopodobieństwie wprowadzenia klienteli obu spółek w błąd. W nowozgłoszonym znaku część F1 jest bowiem postrzegana jako element opisowy.
Jednocześnie sąd przyznał, że w obydwu znakach sporny fragment jest taki sam. Niemniej – zdaniem sądu – zbitka „Formuła 1” jest używana w sposób rodzajowy, czyli dla oznaczenia sportu polegającego na wyścigach samochodowych, co przenosi się na skrót F1.
Tym samym znak pierwotny towarowy skarżącej spółki ma tylko nieznaczny charakter odróżniający w stosunku do towarów i usług, dla jakich został zarejestrowany.
Formula One Licensing zaskarżyła ten wyrok do TS.

Nie do zakwestionowania

Trybunał przede wszystkim podkreślił, że wspólnotowe prawo dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w tej dziedzinie.
Tym samym ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego nie może być podważana w postępowaniach w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (możliwe jest to tylko w krajowym postępowaniu o unieważnienie prawa do znaku).
A właśnie do tego prowadziłoby stwierdzenie przez sąd pierwszej instancji braku charakteru odróżniającego znaku krajowego (tu: niewyścigowej formuły 1).
Nie zawsze można zarejestrować kształt znaku towarowego

Zobacz również
Dlatego w każdej sytuacji, kiedy OHIM i europejski sąd rozważają sprzeciw właściciela zarejestrowanego już i chronionego w jednym lub kilku państwach znaku towarowego, mogą i powinny sprawdzać charakter odróżniający jedynie nowego znaku.
Organy UE nie mają takich uprawnień w stosunku do krajowego znaku przedsiębiorcy sprzeciwiającego się rejestracji.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-196/11 P Formula One Licensing BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Dziedzinie Znaków Towarowych i wzorów (OHIM) i Global Sports Media Ltd.