Internet żyje własnym życiem, co często oznacza utratę kontroli nad tym, co raz zostało umieszczone w sieci. Dotyczy to również znaków towarowych i związanych z nimi ewentualnych naruszeń. Pokazuje to spór o wykorzystanie znaku towarowego „MBK Rechtsanwälte”, który jest jednocześnie nazwą niemieckiej spółki adwokackiej. Przez pewien czas używała go również inna kancelaria adwokacka z tego kraju – mk advokaten. W 2016 r. używania grupy liter „mbk” w obrocie handlowym dla usług prawnych zakazał jej pod rygorem grzywny niemiecki sąd.

Problem w tym, że wcześniej kancelaria umieściła ogłoszenie w internetowym spisie firm. Po przegranym procesie wycofała ten wpis i uznała sprawę za załatwioną. Tyle że zdążył on zostać powielony przez inne serwisy internetowe. W efekcie wpisanie do wyszukiwarki Google frazy „MKB Rechtsanwälte” odsyła do kilku stron, w których pojawiają się ogłoszenia mk advokaten.

Kancelaria ta od początku twierdziła, że nie ma z tym nic wspólnego. W Niemczech utrwaliło się jednak orzecznictwo, że jeśli dane ogłoszenie narusza prawa innych, to osoba, która zleciła jego publikację, nie tylko powinna usunąć je z pierwszego serwisu, ale również sprawdzić, czy nie zostało powielone i podjąć starania zmierzające do wykasowania spornej informacji także z innych stron.

Sąd krajowy rozstrzygający ten spór nabrał wątpliwości, czy niemieckie orzecznictwo jest w tej mierze zgodne z unijnym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że tak nie jest. Jego zdaniem o naruszeniu prawa do znaku można mówić wyłącznie przy czynnym zachowaniu, czyli wtedy, gdy ktoś decyduje o użyciu danego znaku.

– Trybunał rozwiał wszelkie wątpliwości, orzekając o braku odpowiedzialności takiego podmiotu za innych operatorów stron internetowych powielających ogłoszenie wraz ze znakiem towarowym. Zdaniem TSUE nie można uznać, że podmiot ten nadal używa taki znak i tym samym odnosi z takiego działania korzyści – komentuje Nikol Małaszewska-Dąbrowska, prawnik z firmy konsultingowej Russell Bedford Poland.

Nie było użycia

W praktyce pytanie prejudycjalne sprowadzało się do interpretacji art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Przepis ten przyznaje właścicielowi znaku towarowego prawo do zakazania wszelkim osobom używania tego znaku w obrocie handlowym bez jego zgody.

Zdaniem TSUE o użyciu znaku można mówić, gdy firma działająca w obrocie handlowym zamawia u operatora strony internetowej publikację ogłoszenia zawierającego sporny znak. To do niej należy decyzja i to ona w związku z tym powinna ponosić odpowiedzialność za ewentualne naruszenia. Inaczej natomiast sytuacja wygląda, gdy dana treść zostanie powielona przez inne serwisy bez świadomości firmy, która pierwotnie umieściła ją w internecie.

„Pojęcie używania zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wymaga bowiem czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez niezależny podmiot bez zgody reklamodawcy” – podkreślił TSUE, odwołując się do swego wcześniejszego orzecznictwa, w tym wyroku z 3 marca 2016 r., w sprawie C-179/15.

Do sądu zadającego pytanie należeć będzie wyjaśnienie, czy operatorzy innych stron internetowych zamieścili swe ogłoszenia na zlecenie mk advokaten, czy też działali samodzielnie i bez wiedzy tej kancelarii. W tym drugi przypadku nie powinna ona ponosić odpowiedzialności.

Wyrok może być różnie oceniany.

– Uważam go za jak najbardziej słuszny. Obecnie w internecie jest wiele rejestrów, które automatycznie zaciągają dane przedsiębiorców choćby z CEIDG czy KRS. Z własnego doświadczenia wiem, że czasami ciężko nawet skontaktować się z ich właścicielami. W tych okolicznościach przedsiębiorca nie powinien ponosić odpowiedzialności za informacje, które tam widnieją, o ile faktycznie nie był inicjatorem takich wpisów – uważa Mikołaj Lech, rzecznik patentowy, autor bloga ZnakiTowarowe-blog.pl.

Można się jednak również spotkać z obawami, że takie podejście będzie prowadzić do nadużyć.

– Wyrok TSUE może być wykorzystywany przez nieuczciwe podmioty do osiągania korzyści ze świadomego naruszenia prawa do znaku. Wystarczy bowiem, że wycofają zlecenie na reklamę w internecie, która narusza prawa do oznaczenia. Nie muszą martwić się o przekierowania, które wynikają z usuniętej reklamy. Znaczenia nie mają również korzyści, które tego typu nieuczciwe podmioty osiągną z niezgodnej z prawem działalności – ocenia Radosław Żuk, partner w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy.

Konieczna weryfikacja

Jednocześnie trybunał uznał, że jeśli serwisy internetowe z własnej inicjatywy i na własny rachunek używają cudzych znaków towarowych, to do nich właściciel może kierować ewentualne roszczenia. Nie można wówczas powoływać się na orzecznictwo, zgodnie z którym operator strony internetowej zawierającej odsyłacze sam nie używa znaków towarowych i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez jego klientów (m.in. wyrok z 23 marca 2010 r. w sprawie Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08).

Rodzi to poważne implikacje dla samych serwisów internetowych, zwłaszcza takich, które w sposób automatyczny agregują pewne treści i odsyłają do stron.

– Właściciele zarejestrowanych znaków towarowych mogą występować przeciwko takim operatorom z tytułu naruszenia prawa zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy UE 2008/95, jeżeli tego rodzaju oferty lub ogłoszenia promują towary lub usługi identyczne z towarami lub usługami, dla których wspomniane znaki towarowe są zarejestrowane lub do nich podobne. Dlatego też operatorzy stron internetowych powinni wprowadzić mechanizmy weryfikujące treści pod kątem ich zgodności z prawami wynikającymi z zarejestrowanych znaków towarowych – zauważa Zofia Gałązka, radca prawny i partner w Grupie Prawnej Togatus. 

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 lipca 2020 r. w sprawie C 684/19.