Transgraniczne naruszenie unijnego znaku towarowego – przed którym sądem pozwać współodpowiedzialnych?

Sprawy z zakresu unijnych znaków towarowych należą do jurysdykcji wyłącznej sądów państw członkowskich, które zostały powołane celem rozpoznawania tego typu sporów. Zakres działania takich sądów reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Przepis art. 125 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że (co do zasady), postępowania, których przedmiotem jest naruszenie unijnego znaku towarowego toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania / siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania / siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo. Postępowania te mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia lub w którym została dokonana czynność w rozumieniu art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia.

Niemniej jednak, pod koniec ubiegłego roku przedsiębiorca, który ma siedzibę na terenie Polski i na tym samym terenie produkuje i wprowadza do obrotu sporne produkty, został pozwany przed Sądem w Hamburgu. Podstawą powództwa było naruszenie praw ochronnych do unijnego znaku towarowego. Jak to możliwe, że Sąd w Hamburgu nie odrzucił pozwu z uwagi na brak jurysdykcji do rozpoznania sporu?

Mianowicie, polski przedsiębiorca nie był jedynym pozwanym w tej sprawie. Powód zadecydował o wytoczeniu powództwa również wobec innych przedsiębiorców – niemieckich dystrybutorów produktów polskiego producenta.

Uzasadniając jurysdykcję Sądu w Hamburgu, powód powołał się na treść art. 8 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (dalej: „rozporządzenie 1215/2012”). Zgodnie z brzmieniem tego zapisu, osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może zostać pozwana również - jeżeli pozywa się łącznie kilka osób - przed sąd miejsca, w którym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile między sprawami istnieje tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń.

Uzasadnieniem dla istnienia ścisłej więzi pomiędzy sprawami miał być fakt, że każdy z pozwanych dopuścił się naruszenia tego samego unijnego znaku towarowego, z którego tytułu powód dochodzi tożsamych roszczeń o zaniechanie naruszeń. Powód odwołał się przy tym do dwóch orzeczeń, wydanych przez niemieckie sądy (Federal Supreme Court of Germany, judgement of 14 December 2006 in case I ZR 11/04, Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten; Supreme Court of Justice of Austria, judgement of 15 January 2013 in case 4Ob221/12x, RED BULL / PIT BULL).

Jak się okazało, przy wykazaniu ścisłej więzi pomiędzy sprawami, podniesienie skutecznego zarzutu braku jurysdykcji niemieckiego sądu jest nie lada wyzwaniem. W tym zakresie nie mają zastosowania przepisy krajowe, które stanowią o dopuszczalności drogi sądowej.

Przykładowo, zarzut braku jurysdykcji hamburskiego sądu nie odniósłby zamierzonego skutku, gdyby z jakichś przyczyn postępowanie sądowe zakończyło się wcześniej względem pozwanych mających siedziby w Niemczech. W wyroku z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Reisch Montage AG v. Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (C-103/05) Trybunał przesądził, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia 1215/2012 może być powoływany w ramach powództwa wniesionego w państwie członkowskim przeciwko pozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w tym państwie oraz przeciwko współpozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, nawet gdy powództwo to od chwili jego wniesienia jest niedopuszczalne w stosunku do pierwszego pozwanego na mocy uregulowania krajowego.

Przenosząc powyższe na grunt omawianej sprawy – gdyby powództwo okazało się być niedopuszczalne względem pozwanych mających siedzibę w Hamburgu, bo przykładowo, ogłosili oni upadłość, postępowanie o naruszenie praw do unijnego znaku towarowego nadal będzie toczyć się przed sądem w Hamburgu pomimo że jedynym pozwanym pozostanie podmiot mający siedzibę w Polsce. Podobnie byłoby w przypadku, gdyby postępowanie względem niemieckich przedsiębiorców zostało umorzone z uwagi na podpisanie ugody. W takiej sytuacji również doszłoby do sytuacji, w której proces przeciwko jedynemu pozwanemu – polskiej spółce – toczyłby się w Niemczech.

Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia 1215/2012 należy stosować nawet, gdy powód pozwał inny podmiot wyłącznie w celu wyłączenia konkretnego przedsiębiorcy spod jurysdykcji sądu, w którym podmiot ten ma siedzibę. W uzasadnieniu wyroku dnia 11 października 2007 r., wydanego w sprawie C-98/06, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przy badaniu możliwości zastosowania obecnego art. 8 pkt 1 rozporządzenia 1215/2012 należy rozstrzygnąć czy powództwa wniesione przeciwko różnym pozwanym są ze sobą powiązane w chwili ich wniesienia, a zatem gdy istnieje interes prawny w łącznym ich rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu celem uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach orzeczeń, które byłyby ze sobą sprzeczne, przy czym nie ma potrzeby dodatkowego ustalania, czy powództwa te nie zostały wniesione jedynie w celu wyłączenia jednego z pozwanych spod jurysdykcji sądów państwa członkowskiego, w którym ma on miejsce zamieszkania. Tym samym, nawet gdyby pozwany próbował wykazać celowość takiego działania po stronie powoda, argumentacja w tym zakresie nie będzie mieć znaczenia dla ustalenia jurysdykcji w sprawie.

Zatem w przypadku pozywania jednego naruszyciela, możliwość wyboru sądu przed którym można wytoczyć powództwo jest dość ograniczona. Więcej alternatyw daje nam art. 8 pkt 1 rozporządzenia 1215/2012, który znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy po stronie naruszycieli występuje kilka podmiotów, a każdy z nich ma siedzibę na terenie innego państwa członkowskiego. Wówczas uprawniony do znaku towarowego będzie mieć swobodę w wyborze państwa, przed którym będzie dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw do tego znaku towarowego.

Ewa Niesiobędzka-Krause - partner, rzecznik patentowy

Aleksandra Staniaszek - adwokat

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy