Na czym polega wtórna zdolność odróżniająca?

W zależności od tego, w jakim momencie znak towarowy posiadł zdatność odróżniania, można mówić o jego pierwotnej bądź wtórnej zdolności odróżniającej. Z tą drugą mamy do czynienia wtedy, gdy znak nieposiadający początkowo żadnych właściwości dystynktywnych uzyskał je w następstwie jego używania w przeciętnych warunkach obrotu, dzięki czemu stał się nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru.

W świadomości pełnomocników i właścicieli znaków zagadnienie to pojawia się zazwyczaj wraz z wystąpieniem trudności w uzyskaniu dla nich ochrony. Z zasady bowiem nie rejestruje się oznaczeń niedystynktywnych, opisowych, czy takich, które weszły do języka potocznego. W podobnych przypadkach ostatnią deską ratunku może być próba udowodnienia, iż znak nabył wtórną zdolność odróżniającą. Jak pokazuje jednak praktyka, nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Dla udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej nie wystarczy jedynie fakt wieloletniego używania danego oznaczenia przez zgłaszającego. Dodatkowo spełnionych musi zostać wiele innych przesłanek. Dopiero dogłębne zbadanie wszystkich okoliczności związanych z używaniem oznaczenia w obrocie, a w szczególności dokonanie weryfikacji, czy na rynku nie funkcjonują inne podmioty posługujące się tym samym znakiem, pozwala na wydanie prawidłowej oceny. Istotnym jest, czy oznaczenie jest rozpoznawalne na rynku przez konsumentów, a także czy jego monopolizacja w pewnym zakresie nie naruszy interesu innych uczestników obrotu.

Najświeższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Société des Produits Nestlé SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd. C-84/17 P z dnia 25 lipca 2018 roku było wyczekiwane przez zainteresowanych. Rzucić miało bowiem nowe światło na niezupełnie jasne dotąd kryteria, których spełnienie gwarantowałoby sukces w procesie wykazywania wtórnej zdolności odróżniającej znaku. Czy tak się stało?

Sprawa Nestlé vs. Mondelez

Od ponad 10 lat Nestlé ma spory problem z zapewnieniem trwałej i skutecznej ochrony trójwymiarowemu znakowi towarowemu w postaci charakterystycznego kształtu batonika „Kit Kat”. Składa się on z czterech trapezoidalnych czekoladowych wafelków ułożonych na prostokątnym podłożu. Decyzją Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z lipca 2006 roku wspomniany znak zarejestrowano na terenie Unii dla towarów z klasy 30. Klasyfikacji Nicejskiej.

Zadowolenie Nestlé nie trwało jednak długo: już rok później firma Mondelez wniosła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji zarzucając znakowi brak charakteru odróżniającego. Nestlé sięgnęło zatem po oręż w postaci wtórnej zdolności odróżniającej znaku, jednak w grudniu 2016 roku to Mondelez wygrał przedmiotową sprawę. Sąd I Instancji doszedł do wniosku, że EUIPO popełnił błąd przyznając ochronę trójwymiarowemu znakowi. Nestlé wykazało bowiem uzyskanie przez kształt „Kit Kat’a” charakteru odróżniającego tylko w dziesięciu państwach Unii, a to zdaniem Sądu za mało, by uzyskać ochronę w całej Unii. Od wyroku Sądu do Trybunału odwołały się obie strony sporu, zarówno Mondelez, jak i Nestlé i EUIPO: Mondelez podniósł, że kształt wafelka nigdzie nie uzyskał charakteru odróżniającego; Nestlé i EUIPO utrzymywały zaś, że właściciel unijnego znaku towarowego nie musi wykazywać, iż znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w każdym z państw członkowskich z osobna.

Po kilku zwrotach akcji i kolejnych przepychankach, 25 lipca 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniesione apelacje i orzekł, że Nestlé nie zdołało udowodnić, iż jego znak nabył wtórną zdolność odróżniania.

Co ciekawi wszystkich zainteresowanych kwestią rejestracji znaków towarowych to kryteria, które zdaniem Trybunału trzeba spełnić, aby skutecznie udowodnić wtórną zdolność odróżniającą. TSUE po raz kolejny jednak nie wymieniło konkretnych przykładów i satysfakcjonujących dowodów na wykazanie tej przesłanki.

Wykazywanie wtórnej zdolności odróżniającej wg TSUE

W swoim wyroku TSUE uznał, że w odniesieniu do kwestii nabytego w następstwie używania charakteru odróżniającego należy wykazać, że charakter ten został uzyskany poprzez używanie w tych częściach Unii, w których znak nie ma pierwotnego charakteru odróżniającego. Może tak być zarówno w odniesieniu do jednego państwa członkowskiego, jak i - jeśli znak ten nie ma pierwotnego charakteru odróżniającego we wszystkich państwach członkowskich – całej Unii. W takich przypadkach należy również przytoczyć dowody świadczące o tym, że charakter odróżniający został uzyskany w wyniku używania w całej UE, a nie tylko w jej określonej lub przeważającej części.

W związku z tym strona, na której spoczywa ciężar dowodu w odniesieniu do nabytego charakteru odróżniającego, nie może skutecznie powoływać się na dowody, które pomijają część UE, nawet jeśli ta część dotyczyłaby tylko jednego państwa członkowskiego. Wnioskować można zatem, że wymaganie od właściciela znaku dowodu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania dla każdego z państw członkowskich osobno i w każdym przypadku byłoby zbyt wygórowane. Nie oznacza to jednak, że podmiot wnioskujący o rejestrację znaku towarowego może pominąć całe regiony i rynki.

Poza wyjaśnieniem wspomnianej wątpliwości, TSUE po raz kolejny nie wskazał jednoznacznie, jakie dowody uznałby za zadowalające w zakresie udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej. Podkreślił, że w regulacjach unijnych (zarówno starszej, jak i aktualnej wersji Rozporządzenia) nie ma żadnego przepisu, który by wprost je wskazywał. Wciąż zatem proces rejestracji kształtów i opakowań produktów o niskim stopniu charakteru odróżniającego stanowić będzie wyzwanie. Ponownie rodzi się pytanie: jak w praktyce wygląda proces udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej? Jakie rodzaje dowodów urzędy czy sądy uznałyby za zadowalające?

Jak wygląda udowadnianie wtórnej zdolności odróżniającej w praktyce?

Aby wykazać, że oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, musi ono być używane w funkcji znaku towarowego dla dokładnie określonego, najlepiej wąskiego grona towarów lub usług. Ocena w tym zakresie dokonuje się poprzez zbadanie okresu używania oznaczenia, jego udziału w rynku, a także sposobu i intensywności jego używania. Kluczowe znaczenie dla tej oceny ma nie tyle popularność znaku, co fakt, że dla znaczącej grupy odbiorców znak ten identyfikuje towar z jego producentem.

Zgodnie z polskim orzecznictwem, dowodami na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być m.in. badania opinii publicznej polegające na weryfikacji, czy dane oznaczenie kojarzy się z towarami i usługami konkretnego producenta, dokumenty handlowe, takie jak faktury, a także wszelkie dowody na sposoby reklamowania, długość i intensywność używania znaku oraz jego zasięg terytorialny.

Istotnym jest, że dowody te muszą pochodzić z okresu sprzed daty zgłoszenia. W praktyce unijnej dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej dopuszcza się również dowody pochodzące z okresu późniejszego, jednak tylko wtedy, gdy wynika z nich, że wtórna zdolność odróżniająca istniała już w tej dacie.

Podsumowanie

Po ogłoszeniu wyroku firma Nestle oświadczyła, iż nie powiedziała w tej sprawie jeszcze ostatniego słowa. Batalia o uznanie kształtu popularnego batonika trwa zatem dalej. Także pełnomocnicy i właściciele znaków towarowych dalej czekać będą na jasne wskazówki ze strony Trybunału w zakresie rodzajów dowodów przez niego preferowanych.

Źródła:

1. Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie C - 84/17 P SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA VS. MONDELEZ UK HOLDINGS & SERVICES LTD.;
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego;
3. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie TELEPIZZERIA, sygn. akt VI SA/Wa 1144/08;
4. Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie 100 PANORAMICZNYCH, sygn. akt III RN 218/01;
5. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie LA ESPAŇOLA, sygn. akt VI SA/Wa 1620/08.

Ewa Niesiobędzka-Krause, Anna Kalawska, Kancelaria Kondrat i Partnerzy