Subskrybuj nas na Youtube
Umowy licencyjne na korzystanie ze wspólnotowych znaków towarowych (skutecznych na terytorium całej Unii Europejskiej) umożliwiają posługiwanie się takim oznaczeniem przez osoby inne niż właściciel znaku.
Z tego względu stanowią główne narzędzie dystrybucji oznaczonych nim towarów i usług. W wielu przypadkach to licencjobiorca, zobowiązany do uiszczania opłat licencyjnych na rzecz właściciela znaku, ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Nic zatem dziwnego, że w sytuacji pojawienia się na rynku np. towarów lub usług konkurenta oznaczonych myląco podobnym znakiem towarowym, licencjobiorca może być szczególnie zainteresowany przeciwdziałaniem naruszeniu prawa do znaku lub uzyskaniem odpowiedniej rekompensaty.
Przepis art. 23 ust. 1 unijnego Rozporządzenia 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego rodził jednak wątpliwości, czy licencjobiorca, którego licencja nie została wpisana do rejestru prowadzonego przez unijny Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), upoważniony jest do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem krajowym przeciwko naruszycielowi (np. o zaniechanie wykorzystywania oznaczeń podobnych do licencjonowanego znaku towarowego, jeżeli mogło to wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych nim towarów i usług). Takie wątpliwości można było dostrzec również, analizując polskie orzecznictwo. Zasadniczo przepis wskazuje bowiem, że określone czynności prawne (w tym udzielenie licencji) wywołują skutki wobec osób trzecich dopiero po wpisaniu ich do rejestru. Przykładowo w wyroku z 28 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że skutki umowy licencyjnej na korzystanie ze wspólnotowego znaku towarowego, w tym możliwość licencjobiorcy wystąpienia z powództwem o naruszenie, nie są uzależnione od wpisania umowy licencyjnej do rejestru w OHIM (sygn. I ACa 410/13). Ale Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20 lutego 2013 r. (sygn. I ACa 21/13), dokonując analizy polskich przepisów dotyczących licencjonowania praw własności przemysłowej, wskazał, że uzależnienie możliwości dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę od wpisania licencji do rejestru podyktowane jest bezpieczeństwem obrotu. Stwierdził przy tym, że analogiczne zasady mają zastosowanie do licencjonowania wspólnotowego znaku towarowego.
Wyrokiem z 4 lutego 2016 r. te wątpliwości rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości UE (C-163/15). Odpowiadał on na pytanie prejudycjalne sądu w Düsseldorfie, zadane w związku z toczącym się przed nim postępowaniem. Spółka Breiding Vertriebsgesellschaft mbH dochodziła przed nim roszczeń w związku z naruszeniem przez osobę trzecią prawa do licencjonowanego przez nią wspólnotowego znaku towarowego, ale umowa licencyjna nie została wpisana do rejestru OHIM. W ocenie niemieckiego sądu na rozstrzygnięcie sporu ma wpływ to, czy w takiej sytuacji spółka była uprawniona do wytoczenia powództwa przeciwko domniemanemu naruszycielowi.
Zdaniem trybunału przesłanki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przez licencjobiorcę zostały w pełni uregulowane w art. 22 ust. 3 rozporządzenia. I nie zawiera on wymogu uzyskania wpisu licencji do rejestru, a wymaga jedynie uzyskania zgody właściciela znaku. Z analizy orzeczenia trybunału wynika również, że celem art. 23 ust. 1 rozporządzenia jest m.in. umożliwienie powoływania się na udzieloną licencję wobec osób, które mogą mieć prawo do wspólnotowego znaku towarowego. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał zatem, że licencjobiorca może wystąpić z roszczeniami przeciwko domniemanemu naruszycielowi prawa do licencjonowanego wspólnotowego znaku towarowego, mimo że licencja nie została wpisana do rejestru prowadzonego przez OHIM.
Co ten wyrok oznacza? Dochodzenie obecnie roszczeń przez licencjobiorców zmierzających do ochrony licencjonowanych przez nich wspólnotowych znaków towarowych nie będzie już budziło wątpliwości w sytuacji, gdy udzielona im licencja nie została wpisana do rejestru OHIM. Należy jednak pamiętać, że licencjobiorca nadal powinien uzyskać zgodę właściciela takiego znaku towarowego w celu dochodzenia roszczeń przeciwko ewentualnym naruszycielom. Taka zgoda może być wprost wyrażona w umowie licencyjnej lub udzielona każdorazowo przed wszczęciem postępowania.