Kolidujące ze sobą znaki towarowe w postaci gwiazdy wpisanej w okrąg z nieznacznymi różnicami graficznymi oraz podobieństwo towarów oznaczanych tymi znakami, mogą wprowadzać odbiorców w błąd. To sedno wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 października 2014 roku w sprawie T-342/12, którym Sąd oddalił skargę na odmowę zarejestrowania przez OHIM późniejszego znaku towarowego.

W grudniu 2006 roku skarżący dokonał w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego przedstawionego poniżej:

Źródło: InfoCuria - Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Skarżący wnosił o zarejestrowanie znaku towarowego w następujących klasach: 18 (artykuły sportowe i rekreacyjne m.in. torby i plecaki), 24 (tkaniny i dzianiny) oraz 25 (m.in. spodnie, kurtki, koszule, t-shirty, bluzy sportowe, płaszcze).

Reklama

Przeciw rejestracji powyższego znaku towarowego sprzeciw wniosła spółka z siedzibą we Francji, która była uprawniona do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego oraz wcześniejszego krajowego znaku towarowego zarejestrowanego we Francji, w klasach 18, 24 i 25 (czyli co do towarów identycznych lub podobnych jak znak późniejszy).

Źródło: InfoCuria - Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Reklama

OHIM oddalił sprzeciw odnośnie towarów z klasy 24, a uwzględnił co do pozostałych klas. Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed OHIM, sprawa trafiła do Sądu, który przypomniał, że w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie rejestruje się późniejszego znaku towarowego, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych tymi znakami, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta ulega zmianom w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi (przykładowo konsument jest znacznie bardziej uważny nabywając samochód niż kupując towary codziennego użytku jak odzież czy kosmetyki).

Sąd uznał więc, że towary, do których odnoszą się kolidujące ze sobą oznaczenia, są towarami powszechnego użytku z zakresu mody, a zatem docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów. Niewątpliwie też towary ujęte w klasach 18 i 25, dla których został zgłoszony późniejszy znak towarowy, są identyczne lub podobne.
Dokonując porównania znaków towarowych, należy także pamiętać, że przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali. Dlatego też ocenę podobieństwa należy oprzeć na całościowym wrażeniu wywieranym przez znaki. Co do zasady ocena podobieństwa znaków dokonywana jest na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Odnośnie podobieństwa wizualnego kolidujących ze sobą oznaczeń, to Sąd uznał, że znaki postrzegane jako całość są do siebie podobne, ponieważ przedstawiają pięcioramienną gwiazdę wpisaną w okrąg, a proporcje każdego z tych dwóch elementów w obu omawianych oznaczeniach są zbliżone. Okoliczność, że okrąg ze zgłoszonego znaku towarowego został przedstawiony za pomocą przerywanej linii, nie może wystarczyć do stwierdzenia, że nie mamy do czynienia z okręgiem. Ponadto fakt, że zgłoszony znak towarowy ukazuje czarną gwiazdę na białym tle, a wcześniejsze znaki towarowe – białą gwiazdę na czarnym tle, stanowi jedynie niewielką zmianę, która nie pozwala na stwierdzenie, że te dwa elementy graficzne nie są podobne. Sąd uznał znaki za podobne także na płaszczyźnie znaczeniowej, ponieważ oba przedstawiają ten sam symbol: gwiazdę wpisaną w okrąg. Odnośnie porównania fonetycznego znaków Sąd uznał je za niemożliwe, ponieważ sporne oznaczenia są graficznymi znakami towarowymi.

Czy gwiazda ma charakter odróżniający?
Ważną kwestią, jaka pojawiła się w tym postępowaniu było posiadanie bądź brak charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Zdaniem skarżącego wcześniejszy znak towarowy pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Skoro jednak został zarejestrowany, to zdaniem skarżącego należy uznać, że ma on charakter minimalnie odróżniający, a zatem nawet minimalna różnica między znakami powinna wystarczyć, by wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Sąd nie podzielił tych argumentów. Przede wszystkim, jeśli skarżący twierdzi, że znak w ogóle nie posiada zdolności odróżniające i że zachodzi bezwzględna podstawa odmowy rejestracji takiego znaku, to powinien wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa do znaku, czyli wszcząć odrębne postępowanie (przed OHIM odnośnie znaku wspólnotowego oraz przed krajowym urzędem patentowym we Francji odnośnie znaku zarejestrowanego we Francji). W ramach postępowania w sprawie sprzeciwu skarżący nie może bowiem podnosić bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji podważającej ważność rejestracji dokonanej czy to przez urząd krajowy czy przez OHIM.

Ponadto w ocenie Sądu sam fakt słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wprawdzie w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd bierze się pod uwagę charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, ale stanowi on tylko jeden z elementów, które należy rozważyć. A zatem nawet gdy wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć, w szczególności z powodu podobieństwa znaków i podobieństwa towarów.

Zdaniem Sądu przyznanie racji skarżącemu prowadziłaby do zmniejszenia znaczenia czynnika, jakim jest podobieństwo znaków na rzecz czynnika dotyczącego odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków, któremu z kolei nadano by zbyt wielkie znaczenie. W praktyce oznaczałoby to, że w przypadku wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych o słabo odróżniającym charakterze prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zaistniałoby tylko w razie zupełnego odtworzenia tych znaków w znaku późniejszym. Taki skutek byłby nie do zaakceptowania w świetle obowiązującego prawa unijnego.

Wioletta Januszczyk, radca prawny i partner w Grykowski i Januszczyk Spółka partnerska Adwokata i Radcy prawnego