Właściciel marki wreszcie będzie mógł wyrazić zgodę na rejestrację podobnego oznaczenia przez inną firmę, na co dziś nie zgadza się urząd patentowy. To jedna z propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w założeniach do projektu nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej. Chodzi o tzw. listy zgody, w których jedna firma zgadza się na rejestrację przez inną podobnego znaku towarowego. Dzisiaj jest to niemożliwe, nawet gdy chodzi o firmy powiązane ze sobą kapitałowo.
ikona lupy />
Co podlega ochronie prawa własności przemysłowej / DGP
– W zeszłym roku Urząd Patentowy RP odmówił spółce Citigroup rejestracji znaku „Citi Handlowy” z uwagi na wcześniejszy znak Citibank „Citibank Handlowy”. Dla urzędu nie miało znaczenia, że spółki należą do tej samej grupy kapitałowej i Citibank wyraził pisemną zgodę na rejestrację.
Z założeń do projektu ustawy wynika, że pod pewnymi warunkami taka rejestracja będzie wreszcie możliwa – mówi Eric Reims, radca prawny w kancelarii CMS Cameron McKenna.

Za zgodą uprawnionego

Obecne przepisy mówią jedynie o akceptacji listów zgody przy kolizji ze znakiem już wygasłym. Co ciekawe, jeszcze przed kilkoma laty luka ta nie przeszkadzała w honorowaniu ich przez Urząd Patentowy.
– Praktyka Urzędu Patentowego, początkowo przychylna listom zgody, uległa zmianie na skutek orzecznictwa sądów administracyjnych, które zakwestionowały możliwość ich uwzględniania przy ocenie podobieństwa znaku zgłaszanego do znaku wcześniejszego – wyjaśnia Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, radca prawny w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, wskazując m.in. na wyrok NSA z 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt II GSK 279/07).
Urząd Patentowy RP zaakceptował to stanowisko i konsekwentnie, mimo listu zgody, nie zgadza się na rejestrację podobnych znaków. Teraz wreszcie ma się to zmienić.
– Instytucja ta jest szczególnie przydatna w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynkach międzynarodowych. Zazwyczaj centrale takich firm posiadają rejestracje międzynarodowe lub wspólnotowe, które często stanowią przeszkodę dla uzyskania rejestracji krajowej przez firmę córkę działającą w Polsce – twierdzi Marta Koremba, rzecznik patentowy w kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy.
Projekt zakłada, że listy zgody będą uwzględniane nie tylko w przypadku powiązań gospodarczych między firmami. Wystarczy, że nie będzie zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na inne rynki zbytu, odmienne kanały dystrybucji czy po prostu brak konfliktu interesów.

Ochrona będzie dotyczyć finalnego produktu, a nie metody jego wytwarzania

– O ile powiązania gospodarcze w korporacjach międzynarodowych są zazwyczaj trwałe, o tyle pozostałe przypadki mogą wiązać się z pewnym ryzykiem. Trzeba pamiętać, że udzielone prawo ma charakter bezwzględny i może teoretycznie być przedłużane w nieskończoność. Rynki zbytu, sieć dystrybucyjna, a tym samym interesy poszczególnych podmiotów mogą natomiast zmieniać się w czasie – ostrzega Marta Koremba.
W praktyce może się więc zdarzyć, że rejestracja podobnego znaku będzie możliwa, ponieważ przedsiębiorca zapewni np., że oznaczony nim produkt będzie sprzedawał tylko w internecie. Po kilku latach może go zacząć jednak rozprowadzać za pośrednictwem tradycyjnych sklepów. Chociaż oznacza to, że kanały dystrybucji przestały być odmienne, to wciąż będzie miał prawa do znaku.
Podobne obawy dotyczą zresztą także powiązań kapitałowych.
Prawo patentowe: Naukowcy przeciwko jednolitej ochronie

Zobacz również
– One również mogą zmieniać się w związku z przejęciami czy podziałami przedsiębiorstw – zauważa Aleksandra Wędrychowska-Karpińska.



Trudniej z generykami

Zmian przygotowanych przez resort kierowany przez Waldemara Pawlaka jest dużo więcej. Zdecydowana większość z nich jest pozytywnie oceniana przez prawników. Niektóre budzą jednak obawy. Wątpliwości dotyczą planowanej zmiany podejścia przy formułowaniu zastrzeżeń patentowych odnoszących się do drugiego zastosowania medycznego.
– Dotychczasowe przepisy dotyczące formułowania zastrzeżeń patentowych opierały się na tzw. modelu szwajcarskim. Upraszczając, chodziło o to, że chronione było wykorzystanie określonej substancji do produkcji leku służącego do leczenia określonego schorzenia. Teraz zastrzeżenia mają być formułowane w inny sposób, który prowadzi do tego, że ochrona patentowa w istocie dotyczyć będzie finalnego produktu, a nie metody wytwarzania.
Innymi słowy, nawet jeśli końcowy produkt uzyska się zupełnie inną metodą, to też będzie on wkraczał w zakres ochrony patentowej – wyjaśnia mec. Piotr Dynowski, szef praktyki własności intelektualnej w kancelarii Bird & Bird.
– Może to doprowadzić do rozszerzenia dotychczasowej ochrony patentowej leków. Utrudnione będzie produkowanie leków generycznych, a także oferowanie leków o nowych w stosunku do wcześniej stosowanych sposobach dawkowania, gdzie wprawdzie substancja czynna będzie ta sama, ale sposób dawkowania inny – wskazuje ekspert.

Wzory lepiej chronione

Nowelizacja ma też ukrócić kontrowersje dotyczące praw autorskich do wzorów przemysłowych. Artykuł 116 obecnej ustawy nie pozwala na ochronę praw majątkowych do produktów wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji, udzielonego wzorowi przemysłowemu, według którego powstały.
– Nieprawidłowa redakcja tego przepisu prowadziła do nieuprawnionego ograniczania okresu ochrony prawnoautorskiej wzorów przemysłowych do maksymalnie 25 lat. Powinny one korzystać z ochrony prawnoautorskiej w takim samym zakresie czasowym, jak inne utwory, czyli przez okres 70 lat od śmierci twórcy – przekonuje Aleksandra Wędrychowska-Karpińska.
Resort gospodarki zamierza wziąć pod uwagę tę argumentację i proponuje wykreślenie całego przepisu. Wprowadzi natomiast nowy, dotyczący wynalazków. Chodzi o tzw. ulgę w nowości, czyli możliwość uzyskania ochrony, pomimo że coś zostało już ujawnione (np. przez nielojalnego pracownika). Obecne przepisy odnoszą tę regułę wyłącznie do wzorów przemysłowych.
– W orzecznictwie jednomyślnie wskazywano jednak, że w przypadku ujawnienia wynalazku przez osobę zobowiązaną do zachowania poufności uzyskanie patentu jest nadal możliwe. Proponowane rozwiązanie ukonstytuuje powyższą zasadę. Przedsiębiorcy będą jednak musieli pamiętać, że mają jedynie 6 miesięcy liczonych od momentu takiego nieuprawnionego ujawnienia na dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym – mówi Marta Koremba.

Łatwiejsze formalności

Ułatwienia dotyczyć też będą procedur związanych z ochroną własności przemysłowej. Większy nacisk ma być położony na elektroniczną formę zgłoszeń, która dzisiaj rzadko jest stosowana ze względu na konieczność używania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowela umożliwi podpisywanie korespondencji kierowanej do Urzędu Patentowego także z zastosowaniem profilu zaufanego ePUAP. Powstać też ma nowy, odrębny rejestr, w którym będą odnotowywane tzw. dodatkowe prawa ochronne np. na produkty lecznicze wytwarzane na podstawie chronionego wynalazku. Funkcjonują one dopiero po wygaśnięciu patentu.
– Należy mieć nadzieję, że tak jak inne bazy danych Urzędu Patentowego, nowy rejestr będzie dostępny online. Dzisiaj uzyskiwanie informacji o zgłoszonych wnioskach o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego i o ewentualnym udzieleniu takiego prawa jest bardzo kłopotliwe i wymaga bezpośredniego kontaktu z departamentem rejestracji Urzędu Patentowego – mówi Piotr Dynowski.
Nowe przepisy mają też doprecyzować zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w aktach postępowań zgłoszeniowych w ramach dostępu do informacji publicznej. Wgląd ma być możliwy wyłącznie po zakończeniu postępowania. Nie wiadomo jednak, czy obejmie wszystkie dokumenty.
– Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych prawo do informacji obejmuje całość akt postępowania, a więc również np. arkusze badań znaków towarowych, które Urząd Patentowy dzisiaj traktuje jako dokumenty wewnętrzne. Z projektu nie wynika jednak, czy nowe przepisy będą uwzględniać powyższe stanowisko orzecznictwa – mówi Marta Koremba.
Część prawników uważa, że przy okazji nowelizacji powinny zostać uregulowane także inne sprawy.
– Problemem, który nie został dostrzeżony przez autorów założeń, jest chociażby kwestia obrotu licencjami na dobra własności przemysłowej. Dla licencjodawcy licencja jest ściśle związaną z konkretnym podmiotem, osobą licencjobiorcy, i zaufaniem, jakim darzy tę osobę. Należałoby zatem wprowadzić ograniczenia swobody obrotu licencjami i uzależnić ich zbycie od zgody licencjodawcy. Wątpliwości interpretacyjne istnieją także w zakresie możliwości udzielenia sublicencji bez zgody licencjodawcy – zwraca uwagę Eric Reims.

Etap legislacyjny
Założenia do projektu