– W zeszłym roku Urząd Patentowy RP odmówił spółce Citigroup rejestracji znaku „Citi Handlowy” z uwagi na wcześniejszy znak Citibank „Citibank Handlowy”. Dla urzędu nie miało znaczenia, że spółki należą do tej samej grupy kapitałowej i Citibank wyraził pisemną zgodę na rejestrację.

Z założeń do projektu ustawy wynika, że pod pewnymi warunkami taka rejestracja będzie wreszcie możliwa – mówi Eric Reims, radca prawny w kancelarii CMS Cameron McKenna.

Za zgodą uprawnionego

Obecne przepisy mówią jedynie o akceptacji listów zgody przy kolizji ze znakiem już wygasłym. Co ciekawe, jeszcze przed kilkoma laty luka ta nie przeszkadzała w honorowaniu ich przez Urząd Patentowy.

– Praktyka Urzędu Patentowego, początkowo przychylna listom zgody, uległa zmianie na skutek orzecznictwa sądów administracyjnych, które zakwestionowały możliwość ich uwzględniania przy ocenie podobieństwa znaku zgłaszanego do znaku wcześniejszego – wyjaśnia Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, radca prawny w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, wskazując m.in. na wyrok NSA z 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt II GSK 279/07).

Urząd Patentowy RP zaakceptował to stanowisko i konsekwentnie, mimo listu zgody, nie zgadza się na rejestrację podobnych znaków. Teraz wreszcie ma się to zmienić.

– Instytucja ta jest szczególnie przydatna w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynkach międzynarodowych. Zazwyczaj centrale takich firm posiadają rejestracje międzynarodowe lub wspólnotowe, które często stanowią przeszkodę dla uzyskania rejestracji krajowej przez firmę córkę działającą w Polsce – twierdzi Marta Koremba, rzecznik patentowy w kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy.

Projekt zakłada, że listy zgody będą uwzględniane nie tylko w przypadku powiązań gospodarczych między firmami. Wystarczy, że nie będzie zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na inne rynki zbytu, odmienne kanały dystrybucji czy po prostu brak konfliktu interesów.

Ochrona będzie dotyczyć finalnego produktu, a nie metody jego wytwarzania

– O ile powiązania gospodarcze w korporacjach międzynarodowych są zazwyczaj trwałe, o tyle pozostałe przypadki mogą wiązać się z pewnym ryzykiem. Trzeba pamiętać, że udzielone prawo ma charakter bezwzględny i może teoretycznie być przedłużane w nieskończoność. Rynki zbytu, sieć dystrybucyjna, a tym samym interesy poszczególnych podmiotów mogą natomiast zmieniać się w czasie – ostrzega Marta Koremba.

W praktyce może się więc zdarzyć, że rejestracja podobnego znaku będzie możliwa, ponieważ przedsiębiorca zapewni np., że oznaczony nim produkt będzie sprzedawał tylko w internecie. Po kilku latach może go zacząć jednak rozprowadzać za pośrednictwem tradycyjnych sklepów. Chociaż oznacza to, że kanały dystrybucji przestały być odmienne, to wciąż będzie miał prawa do znaku.

Podobne obawy dotyczą zresztą także powiązań kapitałowych.

– One również mogą zmieniać się w związku z przejęciami czy podziałami przedsiębiorstw – zauważa Aleksandra Wędrychowska-Karpińska.