Grafik czasami zdoła uniemożliwić rejestrację znaku towarowego

Kilka lat temu zleciłem grafikowi zaprojektowanie logotypu mojej nowej firmy. Współpraca szła opornie, i choć ostatecznie logo powstało, to nie rozstaliśmy się z podwykonawcą w dobrej atmosferze. Niedawno chciałem zarejestrować wspomniany logotyp jako znak towarowy. Grafik złożył sprzeciw, powołując się na posiadanie praw majątkowych do logo. Czy to zgodne z przepisami? Przecież zapłaciłem mu dodatkowo za przeniesienie praw majątkowych i taka pozycja znalazła się na fakturze VAT.

Tak, grafik mający prawa majątkowe do logotypu może sprzeciwić się jego rejestracji jako znaku towarowego bądź próbować unieważnić go już po rejestracji. Nie ma znaczenia, że wcześniej uzyskał wynagrodzenie za przeniesienie praw majątkowych i ten fakt został wyszczególniony na fakturze VAT. Potrzebna jest bowiem osobna, pisemna umowa na przeniesienia autorskich praw majątkowych do znaku.

W praktyce zdarzały się też sytuacje, gdy niezadowolony grafik przeniósł pisemną umową swoje autorskie prawa majątkowe do logotypu na osobę trzecią. – Znam przypadek, gdy grafik przeniósł swoje prawa majątkowe do logotypu na byłego pracownika firmy. Ten założył drugą, własną, konkurencyjną działalność gospodarczą. Potem właściciel tej pierwszej firmy, który pierwotnie zlecił zaprojektowanie logo, nie mógł zarejestrować znaku. Konkurent, jako nowy posiadacz praw autorskich, uzyskał podstawy do żądania jego unieważnienia. Znak towarowy nie może bowiem naruszać praw osobistych ani majątkowych – mówi Mikołaj Lech, rzecznik patentowy i autor bloga ZnakiTowarowe-blog.pl.

Trzy paski nie tylko dla Adidasa. Gigant przegrał przed TSUE

Niezbędna umowa, i to na piśmie

Co zatem powinien zrobić przedsiębiorca, aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Mikołaj Lech tłumaczy, że zlecając grafikowi stworzenie logo i opłacając fakturę, musi pamiętać, aby podpisać również umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprost wskazuje, że przeniesienie praw musi przyjąć formę pisemną pod rygorem nieważności. Nie wystarczy więc wyszczególnienie na fakturze ani umowa ustna. – Co istotne, umowa powinna możliwie szczegółowo regulować, na jaki zakres korzystania z utworu godzi się twórca – podkreśla Mikołaj Lech. Oznacza to, że w kontrakcie należy wskazać np. zasięg terytorialny obowiązywania praw majątkowych, czas oraz pola eksploatacji, na jakich miałoby być wykorzystywane logo. Jeśli zatem przedsiębiorca postanowiłby po pewnym czasie objąć ochroną swój znak w kraju innym niż wskazano w pierwszej umowie, powinien podpisać kolejny kontrakt.

Trzeba również wskazać, jakimi metodami będzie zwielokrotniany utwór, np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową. W umowie powinno się również zawrzeć zakres rozpowszechniania utworu (np. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu).

Przezorność w cenie

Prawnicy radzą, aby nigdy nie zapominać o obowiązku podpisaniu umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zawiązanie kontraktu dopiero po rejestracji znaku towarowego lub w momencie, gdy produkt przedsiębiorcy osiągnie sukces – może postawić go na niedogodnej pozycji negocjacyjnej z twórcą logo. Grafik może bowiem po czasie zażyczyć sobie dużych kwot za przeniesienie praw albo nawet – co gorsza – całkowicie tego odmówić. Wówczas przedsiębiorca, który poniósł koszty wprowadzenia do obrotu produktów z określonym logotypem, w przypadku interwencji twórcy musiałby wycofać swoje towary z obrotu. Zdaniem Mikołaja Lecha nie da się niestety wówczas zmusić grafika do podpisania umowy bądź obniżenia kwoty za przeniesienie praw majątkowych.

wAŻNEUmowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.