Umożliwienie właścicielowi znaku towarowego zarejestrowania tak samo brzmiącej europejskiej domeny najwyższego poziomu z końcówką .eu, jeżeli nie ma on siedziby w Unii, a tylko posługuje się pośrednikiem przy uzyskiwaniu prawa do nazwy, jest sprzeczne z celami unijnych regulacji – uznał luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.
Spekulacja i nadużycie
Spór sprowokowało działanie amerykańskiej spółki Walsh Optical, która oferuje w internecie m.in. soczewki kontaktowe i okulary. Chciała ona bowiem czynić to również za pośrednictwem swojej strony WWW z końcówką .eu.
Dlatego postanowiła wyprzedzić na internetowym rynku produktów optycznych belgijską spółkę Pie Optiek o tym samym zakresie działalności. Pewnym problemem okazała się jednak wcześniejsza rejestracja krajowego znaku towarowego ze słowem „lensworld” przez Belgów właśnie.
Amerykanie – po zarejestrowaniu takiego samego znaku towarowego „lensworld” w Beneluksie – zlecili więc belgijskiej firmie doradczej w dziedzinie własności intelektualnej zwrócenie się w jej własnym imieniu, choć na rzecz Walsh Optical, o rejestrację nazwy domeny .eu.
Pośrednik miał to uczynić w ciągu czterech pierwszych miesięcy wyścigu, nazywanego okresem sunrise, czyli wschodu domen. Wówczas bowiem pierwszeństwo do rejestracji stron .eu mieli jedynie właściciele wcześniejszych praw do określonych nazw, czyli m.in. właściciele i licencjobiorcy znaków towarowych.
Bureau Gevers zwróciło się więc pierwszego możliwego dnia do European Registry for Internet Domains (EURiD) o rejestrację dla siebie lensworld.eu.
Miesiąc później z wnioskiem o tak samo brzmiącą domenę zwróciła się Pie Optiek, lecz EURiD jej odmówił.
Pie Optiek – nazywając działanie Bureau Gevers spekulacją i nadużyciem – zwróciła się do sądu apelacyjnego w Brukseli. Ten zapytał jednak TS, jak należy rozumieć pojęcie licencjobiorcy uprawnionego do złożenia wniosku o rejestrację domeny .eu w początkowej fazie sunrise, skoro prawo Unii nie zawiera takiej definicji.
Warunek terytorialny
Trybunał odpowiedział, że celem stworzenia domen najwyższego poziomu z końcówką .eu była większa transparentność w internecie przez pokazanie związku z Unią firm i organizacji, które mają tu siedzibę czy zarząd.
Dlatego sprzeczne ze wspólnotowym prawem byłoby umożliwienie właścicielowi wcześniejszego prawa, który nie spełnia warunku obecności na terytorium Unii, uzyskania domeny .eu za pośrednictwem innej osoby, która wprawdzie jest europejska, ale nie korzystała z prawa do znaku chociażby czasowo.
TS uznał więc, że Bureau Gevers nigdy nie był licencjobiorcą, a jego umowa z Walsh Optical przypomina umowę o świadczenie usług. Zatem taki kontrakt nie mógł być podstawą uzyskania na rzecz Amerykanów w okresie sunrise domeny .eu.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-376/11.