Od 1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c. powołująca osobne sądy własności intelektualnej i wprowadzająca odrębny tryb rozpatrywania spraw z zakresu ochrony praw własności przemysłowej czy autorskich (ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 288]). Wśród rozwiązań mających ułatwić dochodzenie roszczeń w procesie sądowym i obronę swoich praw są również dwa szczególne powództwa. A mianowicie: powództwo wzajemne oraz powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Wiedza o nich może okazać się przydatna dla przedsiębiorców – zarówno gdy bronią swoich praw, jak i gdy chcą się upewnić, że nie naruszają praw innych.
Reklama
DGP

powództwo wzajemne

Instytucja powództwa wzajemnego nie jest zupełnie nowa w systemie postępowania cywilnego. Ustawodawca wskazał, że przepisy ogólne k.p.c. (tj. art. 204 k.p.c.) będą miały zastosowanie również w sprawach własności intelektualnej. Przy czym powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (w myśl nowego art. 479122 k.p.c). Przepisy stosuje się odpowiednio również do żądania unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego, a także do żądania unieważnienia uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.
Inaczej mówiąc: jeżeli przedsiębiorca dochodzi roszczeń wynikających z ww. praw, to ten, który został pozwany,może mu wytoczyć powództwo wzajemne, w którym to będzie domagać się unieważnienia tychże praw lub stwierdzenia, że one wygasły. [przykład 1]
Sąd uwzględniając powództwo wzajemne, będzie mógł zatem oddalić roszczenia objęte powództwem głównym. Skoro bowiem dane prawo własności intelektualnej nie istnieje, to nie można było go naruszyć w ogóle albo w części. Ten ostatni przypadek wystąpi np. wówczas, gdy powód zarzuca pozwanemu naruszenie jego praw w pewnym okresie czasu, zaś pozwany wykaże, iż w części tego okresu prawo powodowi już nie przysługiwało, gdyż wygasło. [przykład 2]
Pozew wzajemny powinien zawierać te same elementy co pozew w sprawie cywilnej, a do tego numer wpisu we właściwym rejestrze związany z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji. Do pozwu należy dołączyć także wyciąg z właściwego rejestru określający numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa (chyba że został on załączony do pozwu głównego).
Jeżeli pozew wzajemny spełnia wymogi formalne, sąd musi się zwrócić do prezesa Urzędu Patentowego RP o informację, czy przed urzędem nie toczy się już postępowanie administracyjne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, którego dotyczy powództwo wzajemne. Chodzi o to, aby nie doszło do prowadzenia dwóch spraw w tym samym przedmiocie przed dwoma różnymi organami. Gdy odpowiedź będzie pozytywna, sąd zawiesi postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed UP RP. Jeżeli natomiast sprawa przed ww. urzędem nie toczy się, sąd merytorycznie rozpoznaje pozew wzajemny. Następnie, jeżeli zapadnie wyrok unieważniający prawo lub stwierdzający jego wygaśnięcie, to po uprawomocnieniu się orzeczenia, gdy już nie będzie przysługiwać od niego skarga kasacyjna, sąd prześle odpis tego wyroku do UPRP, aby ten dokonał wpisu do właściwego rejestru.

powództwo o ustalenie

I w tym przypadku nie jest to instytucja nowa. Zgodnie bowiem z art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Przepis ten stosuje się odpowiednio w sprawach własności intelektualnej, wszakże z uzupełnieniami i zmianami wynikającymi z nowo wprowadzonego art. 479129 k.p.c. A więc powód może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez niego czynności nie naruszają: czyjegoś patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Chodzi o to, by przedsiębiorca – zamierzając wprowadzić nowe rozwiązanie, produkt czy usługę na rynek – przed dokonaniem tego mógł upewnić się, czy swoim działaniem nie naruszy praw innego podmiotu, najczęściej konkurenta. Zgodnie z intencją ustawodawcy ma to zapobiegać sytuacjom, kiedy przedsiębiorca ponosi pewne koszty i dopiero na późniejszym etapie okazuje się, że dana działalność jest zaskarżana, przez co jego inwestycje zostają zniweczone. [przykład 3]

przykład 1

Gdy prawo da się unieważnić
ABC sp. z o.o. korzysta z prawa ochronnego na znak towarowy słowny „ebilet”. Zarząd spółki zauważył, iż konkurencyjna firma XYZ sp. z o.o. posługuje się oznaczeniem na tyle podobnym do zarejestrowanego znaku towarowego, że może ono wprowadzać odbiorców w błąd. ABC pozwała spółkę XYZ, domagając się zaniechania naruszeń oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu korzystania ze znaku towarowego. W odpowiedzi na pozew XYZ spółka z o.o. wystąpiła z powództwem wzajemnym o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak. W uzasadnieniu pozwu wzajemnego wskazano, że oznaczenie „ebilet” ma jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie nadaje się do odróżniania towarów i usług skarżącej od towarów i usług tego samego rodzaju oferowanych przez innych przedsiębiorców działających w tej samej branży. Tym samym jej zdaniem oznaczenie tego typu nie może być znakiem towarowym, zatem udzielone spółce ABC prawo ochronne powinno podlegać unieważnieniu na podstawie art. 164 par.1 w zw. z art. 1291 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

przykład 2

Jeśli patent wygasł
Jan Kowalski dysponuje patentem na swój wynalazek. Pewnego dnia odkrył, że DEF spółka z o.o. wykorzystuje ów wynalazek w swojej działalności gospodarczej. Jan Kowalski wezwał spółkę do zaprzestania naruszenia oraz zapłaty odszkodowania. Kiedy ta nie zareagowała, po upływie zakreślonego terminu wystąpił na drogę sądową z roszczeniem zaniechania naruszenia oraz zapłaty odszkodowania za naruszenie patentu. Spółka DEF wystąpiła z pozwem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia patentu. W uzasadnieniu wskazała, że wynalazek zgłoszono do Urzędu Patentowego RP w 1990 r. Tymczasem skoro zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w UP RP, to patent Jana Kowalskiego już wygasł.

przykład 3

Jeżeli wdrażający wynalazek chce się upewnić
ABC spółka z o.o. prowadziła prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstała koncepcja wynalazku. Po zakończeniu pierwszego etapu prac stwierdzono ryzyko, że wdrożenie wynalazku mogłoby naruszać wcześniej wydany patent zarejestrowany w UPRP. Przed przystąpieniem do dalszych prac mających na celu opracowanie wynalazku na podstawie jego wstępnej koncepcji ABC spółka z o.o. postanowiła wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie, czy jej wynalazek faktycznie będzie naruszać wcześniej wydany patent. Jeżeli sąd potwierdzi te obawy, spółka zaprzestanie dalszych prac i oszczędzi przeznaczone na to środki. Jeżeli sąd zaś uzna, że nie ma naruszenia, prace nad wynalazkiem będą kontynuowane bez obawy o późniejsze spory z osobą posiadającą sporny patent.
Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w tej sprawie będzie chroniło powoda przed późniejszymi roszczeniami konkurenta o naruszenie jego praw. Zgodnie bowiem z powagą rzeczy osądzonej przesądzone zostanie już uprzednio, że takie postępowanie powoda nie będzie naruszało praw własności przemysłowej pozwanego.
Stosowanie przepisu art. 189 k.p.c. wiąże się zaś z tym, iż dodany art. 479129 k.p.c. ma zadanie go jedynie uzupełniać. Stąd też przesłanką zasadności omawianego powództwa o ustalenie będzie również konieczność legitymowania się przez powoda interesem prawnym w ustaleniu. Interes prawny istnieć zaś będzie, gdy pozwany:
  • uznał czynności, których dotyczy powództwo, za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
  • nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
A więc w praktyce powód przed skierowaniem sprawy na drogę sądową powinien wystąpić do konkurenta z pismem mającym na celu wyjaśnienie, czy określone czynności będą naruszać jego prawa własności przemysłowej, a ten bądź uzna je za naruszenie, bądź też nie stwierdzi jednoznacznie, iż nie stanowią one naruszenia. Powinien przy tym wyznaczyć adresatowi pisma termin do zajęcia stanowiska. Przy czym wymagane jest, by:
  • termin na odpowiedź nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia uprawnionemu pisma;
  • w treści pisma powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia.
Na marginesie należy dodać, że powód – przed skierowaniem sprawy na drogę sądową – i tak powinien powziąć próbę polubownego wyjaśnienia sprawy. Zgodnie bowiem z art. 187 par. 1 pkt 3 k.p.c. pozew powinien zawierać m.in. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Powód występując zatem ww. pismem do konkurenta, wypełnia zatem swój obowiązek przedprocesowy.

opinia eksperta

Przedsiębiorcy zyskali bardzo ważne narzędzia

mec. Andrzej Boboli IP&TMT Practice leader w Olesiński & Wspólnicy
Na wprowadzenie sądów własności intelektualnej czekaliśmy od lat. 1 lipca stało się rzeczywistością. Nowe przepisy wpłyną na podejście do spraw przez prawników i przyjmowaną strategię procesową. Z punktu widzenia zaś przedsiębiorców mogą wpływać na wybór kierunków rozwoju, wdrażane technologie czy decyzje o angażowaniu się w ew. spory. Konsekwencji dla firm jest wiele, m.in.:
• większa specjalizacja sędziów powinna przełożyć się na wyższą jakość orzeczeń i przyspieszenie postępowań – szczególnie w obszarze sporów o wynalazki i programy komputerowe, które będą prowadzone wyłącznie w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• postępowania mogą jednak się wiązać z wyższymi kosztami. Skupienie spraw w pięciu sądach okręgowych (w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i w Katowicach) i tylko dwóch apelacyjnych dla wielu przedsiębiorców będzie oznaczało konieczność zaangażowania pełnomocnika z największych ośrodków, przy których powstały nowe sądy, wzrosną także koszty dojazdów, np. przedsiębiorca z Białegostoku będzie musiał jechać do Warszawy;
• powództwo o ustalenie braku naruszenia może pomóc stwierdzić, czy warto inwestować w konkretne technologie i zapewnić pewność obrotu. Obecnie, gdy przedsiębiorcy rozważają wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek, standardem jest tzw. badanie freedom to operate – w ramach którego weryfikuje się ryzyko konfliktów z osobami trzecimi (uprawnionymi do podobnych technologii). Przy czym trzeba zaznaczyć, że powództwo nie zastąpi badania. Jednak na pewno pomoże ograniczyć ryzyko naruszeń, gdy w ramach badania prawnik odnajdzie prawa chroniące zbliżone rozwiązania. W większości przypadków czas postępowania sądowego może być zbyt długi, by decydować się na tę drogę, jednak w niektórych sytuacjach uzasadnione będzie ustalenie braku naruszenia (np. gdy w wyniku badania freedom to operate zidentyfikowane będzie istotne ryzyko naruszenia, a technologia jest na tyle obiecująca, że uzasadnia inwestycję w przeprowadzenie postępowania).