Subskrybuj nas na Youtube
Przedsiębiorcy, którzy przez lata nie korzystają z zarejestrowanych znaków towarowych, muszą się liczyć z ich utratą. O konieczności odświeżania własnych marek przekonał się ostatnio koncern motoryzacyjny Ferrari S.P.A. Na początku sierpnia stracił on w Niemczech znak towarowy Testarossa, pomimo iż był z tą marką utożsamiany od lat.
Produkowany przez włoską firmę samochód o tej nazwie jest bowiem jednym z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych modeli sportowych. Rzecz w tym, że jego produkcja zakończyła się w 1996 r. i od ponad dwóch dekad Ferrari nie używało legendarnej nazwy. Dlatego też produkująca zabawki niemiecka firma Autec AG podjęła próbę zarejestrowania jej dla siebie. Przy czym postanowiła ona pod marką Testarossa produkować rowery, e-rowery oraz golarki elektryczne. Ferrari wniosło sprzeciw do rejestracji znaku towarowego, jednak sąd okręgowy w Düsseldorfie nie uznał go. Uzasadniając swoją decyzję, podkreślił, że unijne przepisy zakładają, iż aby marka mogła być chroniona, musi być używana. A skoro Ferrari nie robiło tego co najmniej w ostatnich 5 latach, konsumenci mogą już nie utożsamiać danej nazwy z konkretnym przedsiębiorcą. I na nic się zdały tłumaczenia spółki, która próbowała wykazać, że rzeczywiste używanie oznaczenia ma miejsce w odniesieniu do usług serwisowych oraz naprawy i konserwacji samochodów oraz produkcji i sprzedaży części zamiennych do marki Ferrari Testarossa. Sąd stwierdził bowiem, że wymienione towary i usługi oznaczane były jedynie znakiem Ferrari. Włoskiemu koncernowi wciąż przysługuje odwołanie do niemieckiego sądu najwyższego.
Nauka dla innych
Zdaniem dr Darii Gęsickiej, prawnika w zespole własności intelektualnej kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, wygaszenie znaku Testarossa w Niemczech (postępowanie w sprawie znaku unijnego jest w toku) – to ważna lekcja dla wszystkich posiadaczy znanych, ale nieużywanych oznaczeń. – Konsekwencją udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest nie tylko wyłączne uprawnienie do jego używania w obrocie, ale także obowiązek jego rzeczywistego używania. Zaniechanie może skutkować utratą prawa ochronnego, między innymi jego wygaśnięciem – podkreśla dr Gęsicka.
Wtóruje jej Miłosz Mazewski, radca prawny z departamentu ochrony własności intelektualnej i danych osobowych Kancelarii Chałas i Wspólnicy. – Przepisy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów uprawnionych do znaków towarowych, niezależnie od ich wielkości, możliwości finansowych czy rozpoznawalności. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której dany przedsiębiorca będzie przekonany o tym, że jest on znany z określonego znaku towarowego i jest z nim utożsamiany, a w praktyce nastąpi wygaśnięcie jego prawa wskutek nieużywania marki. Przedsiębiorca zostanie bowiem pozbawiony możliwości złożenia skutecznego sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego podobnego znaku, co miało miejsce w sprawie Ferrari i znaku Testarossa – mówi mec. Mazewski.
Powyższe wynika zarówno z przepisów unijnych (dyrektywy 2008/95/WE i 2015/2436 oraz rozporządzenia 207/2009), jak i rodzimej ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776). Zgodnie z art. 169 pkt 1 tej ustawy prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Doktor Gęsicka wyjaśnia, że za ważne powody można uznać m.in. embargo na rozprowadzanie danego produktu, niedostępność surowca do jego produkcji czy prowadzenie sporu sądowego o możliwość używania znaku towarowego.
Aktywne używanie
Jak wyjaśnia dr Gęsicka, rozpoznawalność znaku i to, że zapadł on w pamięć konsumentom, nie stanowią samoistnego dowodu rzeczywistego jego używania, ponieważ znak taki nie funkcjonuje w obrocie. – Renoma znaku i stopień jego znajomości nie mają wpływu na ocenę realizacji obowiązku jego używania – dodaje ekspertka.
Aby udowodnić rzeczywiste używanie znaku, należy zatem wykazać, że na rynku objętym ochroną są dostępne lub oferowane oznaczone nim towary lub usługi. – Należy przez to rozumieć korzystanie z tego znaku we właściwym charakterze, a więc w ramach działalności gospodarczej i w celu pozyskania lub utrzymania za jego pomocą klientów – wskazuje mec. Mazewski.
Za przykłady takiego używania można uznać umieszczanie znaku na oferowanych towarach, dokumentach związanych ze świadczeniem usługi lub też posługiwanie się nim w celach reklamowych. – Uprawnieni w celu zachowania znaku mogą np. rozprowadzać pamiątkowe kalendarze czy materiały promocyjne dotyczące historycznych brandów, reklamować aktualnie oferowane produkty z nawiązaniem do tych z przeszłości – podpowiada radca prawny Daniel Łopatek z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.
– Ważne, aby dowody przedstawione urzędowi lub sądowi dawały spójny obraz realnych i powtarzających się czynności będących przejawem używania znaku w obrocie handlowym. Chodzi o to, żeby używanie to nie miało charakteru pozornego czy sporadycznego – dodaje dr Gęsicka.
