Właściciel patentu może, choć nie musi nadużywać pozycji dominującej. Zanim jednak wytoczy proces naruszycielowi, powinien złożyć mu ofertę umowy licencyjnej - uznał rzecznik generalny TSUE.
TEZA
Właściciel patentu koniecznego do spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną (SEP) nadużywa swojej pozycji dominującej, jeżeli podmiot naruszający jego prawa własności intelektualnej okazuje się obiektywnie gotowy, zdecydowany i zdolny zawrzeć umowę licencyjną, a mimo to dysponujący prawami nie czyni tego na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach (FRAND od Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms).
STAN FAKTYCZNY
Chińska spółka telekomunikacyjna Huawei jest właścicielką patentu europejskiego, którego zastosowanie zostało uznane za konieczne do spełnienia normy Long Term Evolution (LTE), określonej przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).
Norma związana jest z bezprzewodowym przesyłem danych czwartej (najwyższej dziś) generacji. Dlatego każdy, kto stosuje LTE, musi korzystać z patentu Huawei uznawanego za konieczny.
Spółka ta jest członkiem ETSI. Zgłaszając tej organizacji swój patent, zobowiązała się do udzielania licencji na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych, czyli FRAND.
Tymczasem ZTE, inna grupa chińskich przedsiębiorców, sprzedaje w Niemczech – wśród wielu produktów – stacje bazowe z oprogramowaniem LTE. W związku z tym automatycznie wykorzystuje patent Huawei.
Rozmowy obu firm w sprawie zawarcia umowy licencyjnej okazały się jednak bezowocne. Huawei wniosła więc do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w RFN) przeciwko ZTE powództwo o stwierdzenie i zaniechanie naruszenia. Domaga się przy tym złożenia rachunków, wycofania produktów ze sprzedaży oraz odszkodowania. Zdaniem ZTE powództwo to stanowi nadużycie pozycji dominującej. Pozwana była bowiem gotowa negocjować uzyskanie licencji.
Niemiecki sąd zadał Trybunałowi Sprawiedliwości pytania dotyczące koniecznego rozumienia dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej w powiązaniu z europejskim prawem konkurencji. Sędziowie z kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii chcieli ustalić, czy powództwo o stwierdzenie naruszenia, wytoczone przez właściciela patentu „koniecznego dla spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną”, czyli SEP, przeciwko producentowi rzeczy spełniających tę normę, stanowi nadużycie pozycji dominującej. Chodzi o sytuację, w której powód zobowiązał się do udzielania licencji na warunkach FRAND.
UZASADNIENIE
Rzecznik generalny ograniczył analizę do kwestii nadużycia pozycji dominującej. Podkreślił jednak, że nie oznacza to, iż rozstrzygany przez sąd krajowy problem, który spowodował brak precyzji pojęcia i treści warunków FRAND, nie może być lepiej rozwiązany przez mechanizmy właściwe innym gałęziom prawa niż prawo konkurencji.
Odpowiedział jednak, że mimo iż Huawei zakłada istnienie wyjątkowych okoliczności, to jednak żeby można było uznać za nadużycie odmowę udzielenia przez właściciela prawa własności intelektualnej licencji niezbędnej do prowadzenia określonej działalności, wystarczające jest spełnienie łącznie trzech przesłanek.
Potrzebne jest więc, by odmowa uniemożliwiała pojawienie się nowego produktu była nieuzasadniona, a na dodatek, by mogła wyeliminować konkurencję na rynku wtórnym. Dlatego sądy krajowe w tym i w podobnych przypadkach zawsze muszą badać, czy właściciel prawa do patentu SEP ma pozycję dominującą na rynku.
A jeśli okaże się, że tak jest, to po to, by podmiot ów nie nadużywał sytuacji, powinien pisemnie powiadomić domniemanego sprawcę naruszenia o swoim stanowisku i zaproponować zawarcie umowy licencyjnej FRAND zanim wytoczy proces. Jeśli zaś chodzi o drugą stronę, to powinna odpowiedzieć na ofertę z należytą starannością.
A kiedy nie akceptuje propozycji właściciela SEP, powinna przedłożyć mu na piśmie własną kontrofertę. Gdyby zachowanie przedsiębiorcy naruszającego patent było niepoważne, właściciel naruszanych praw, występując z powództwem o zaniechanie, nie nadużywa pozycji dominującej.
Ważne jest, że jeśli negocjacje nie zostały podjęte lub są bezowocne, zachowanie domniemanego sprawcy nie może być uznane za obliczone na zwłokę.
Propozycję wydania takiego orzeczenia przedstawił rzecznik generalny Melchior Wathelet.
Opinia rzecznika generalnego TSUE z 20 listopada 2014 r. w sprawie C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH
Orzeczenie w podobnej sprawie
W wyroku AstraZeneca przeciwko Komisji (EU:C:2012:770) TS orzekł, że o ile nie można zakładać, iż samo posiadanie praw własności intelektualnej zapewnia pozycję dominującą, o tyle w niektórych okolicznościach sytuacja ta może doprowadzić do powstania pozycji dominującej. Zwłaszcza gdy przedsiębiorca wskutek posiadania patentu może stwarzać przeszkody dla istnienia skutecznej konkurencji.
KOMENTARZ EKSPERTA
Ważenie interesów
Opinia wydaje się próbą osiągnięcia równowagi między interesami uprawnionego z tytułu patentu na kluczowe technologie (SEP) a przedsiębiorcą korzystającym z nich. Dlatego rzecznik generalny TS przedstawił wskazówki dla negocjujących umowy licencyjne FRAND. Opinia nie wyjaśnia jednak wszystkich wątpliwości dotyczących m.in. pojęcia „czysto taktycznego” działania domniemanego naruszyciela, kiedy przedmiotem postępowania przed sądem krajowym jest wysokość opłat licencyjnych. Melchior Wathelet wskazał bardziej kierunki analizy relacji między właścicielem patentu uznanego za dobro potrzebne publicznie niż zaproponował konkretne rozwiązania. Niemniej zasady wyartykułowane w opinii wydają się rozsądne. Za taki uważam też postulat, by uprawniony z patentu był zobligowany do złożenia konkretnej oferty korzystającemu z jego technologii po to, by w ogóle można było uznać, że spełnił swój obowiązek FRAND. Obawiam się jednak, że w Polsce zaczniemy mieć tego rodzaju problemy dopiero wtedy, kiedy zaczniemy sami oferować na rynku technologie najwyższej generacji.