W 2008 r. spółka Future Enterprises z Singapuru zgłosiła do rejestracji unijny znak towarowy MACCOFFEE w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, a zgłoszenie zostało przyjęte w 2010 r. przez EUIPO.
Amerykańska spółka McDonald’s wniosła wówczas o unieważnienie tej decyzji urzędu. Powołała się na swój wcześniejszy unijny znak towarowy McDONALD’S oraz na 12 innych, które posiadała i które obejmowały elementy słowne „Mc” lub „Mac” jako przedrostki.
W 2013 r. EUIPO uwzględnił wniosek spółki z uwagi na reputację znaku towarowego McDONALD’S w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi oraz na związek, jakiego krąg odbiorców mógł dopatrywać się między spornymi znakami towarowymi.
Future Enterprises wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.
W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd oddalił skargę wniesioną przez singapurską firmę.
Wskazał przede wszystkim, że znak towarowy MACCOFFEE oraz chronione znaki towarowe spółki McDonald’s wykazują określony stopień podobieństwa pod względami fonetycznym i konceptualnym, zaś owo podobieństwo wynika z przedrostków „mac” i „mc”.
Sąd potwierdził dokonaną przez EUIPO analizę, zgodnie z którą używanie znaku towarowego MACCOFFEE powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy spółki McDonald’s. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że znak towarowy MACCOFFEE funkcjonuje w cieniu amerykańskiej spółki, aby korzystać z jej atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz aby wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony w wykreowanie i utrzymanie jej wizerunku.
W ocenie sadu, widząc znak towarowy MACCOFFEE właściwy krąg odbiorców może dokonać przeniesienia wizerunku znaków towarowych spółki McDonald’s na towary oznaczone znakiem towarowym MACCOFFEE.
PS
Wyrok Sądu UE z 5 lipca 2016 roku (sygn. T-518/13 )