Spór między holenderskimi spółkami działającymi na tym samym rynku rozpoczęła próba rejestracji w państwach Beneluksu znaku towarowego OMEL przez Hagelkruis Beheer BV. Przedsiębiorca ten wiedział, że jego konkurent – Leno Merken BV – zarejestrował sześć lat wcześniej wspólnotowy znak towarowy ONEL.

Urząd własności intelektualnej Beneluksu oddalił jednak sprzeciw Leno, przyjmując, iż spółka nie wykazała, że rzeczywiście używała znaku w całej Wspólnocie w ciągu pięciu ostatnich lat. A to jeden z warunków pełnej ochrony.

Holenderski sąd, do którego odwołał się Leno, zapytał więc Trybunał Sprawiedliwości, czy używanie wspólnotowego znaku w jednym państwie Unii wystarczy, by uznać prawa właściciela. TS zgodził się, że w razie zgłoszenia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego przedsiębiorca pragnący zarejestrować nowe oznaczenie może żądać dowodu, że wcześniejszy znak rzeczywiście był używany.

Sędziowie orzekli przy tym, że zasada obecności znaku na rynku dotyczy w ten sam sposób oznaczeń wspólnotowych, jak i krajowych. Nie ma więc znaczenia, czy znak wspólnotowy lub krajowy pojawiał się za sprawą uprawnionego w całej Unii, czy tylko w którymś jej kraju.

Zasięg terytorialny nie stanowi bowiem odrębnego kryterium rzeczywistego używania. Wykluczające jest wyłącznie używanie symboliczne, mające na celu jedynie utrzymanie praw do znaku.

Przede wszystkim należy więc brać pod uwagę używanie znaku w określonym sektorze gospodarki w celu zdobycia lub utrzymania udziałów w rynku. Wielkość terytorialnego zasięgu używania jest tylko jednym z czynników, które trzeba brać pod uwagę. I nawet słuszne oczekiwanie, że wspólnotowy znak towarowy powinien być używany na obszarze szerszym niż jedno państwo, nie może być bezwzględne.

Zdarza się bowiem, że rynek towarów i usług, dla których oznaczenie zostało zarejestrowane, ogranicza się do obszaru jednego państwa. Wówczas należy uznać, że używanie wspólnotowego znaku na tym terytorium czyni zadość warunkowi rzeczywistego używania znaku – podkreślili sędziowie trybunału.

Wyrok w sprawie C-149/11.