Trybunał Sprawiedliwości UE uznał niedawno, iż licencjobiorca może występować z roszczeniami wobec naruszycieli jego praw nawet wówczas, gdy jego umowa licencyjna nie została wpisana do rejestru EUIPO. To słuszne podejście - pisze radca prawny Marek Rumak z Affre i Wspólnicy.

W wyroku z 4 lutego 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął ostatecznie kwestię związaną z możliwością dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę znaku towarowego, niewpisanego do rejestru Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (dalej „EUIPO”). Jedna z niemieckich spółek, posiadająca licencje na używanie znaku towarowego UE, wniosła do niemieckiego sądu o zakazanie używania tego znaku w obrocie przez innego przedsiębiorcę. Licencja nie została wpisana do rejestru. Sąd niemiecki zakazał naruszycielowi używania tego znaku. Niemniej jednak w wyniku apelacji, w której naruszyciel podważał prawo licencjobiorcy do występowania z roszczeniami, sąd odwoławczy zadał pytanie prejudycjalne, które sprowadzało się do rozstrzygnięcia kwestii możliwości dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę w sytuacji, gdy nie został on wpisany do rejestru.

Zagadnienie nie jest jednoznaczne ze względu na treść samych przepisów rozporządzenia o znaku towarowym Unii Europejskiej (dalej „rozporządzenie”) dotyczących kwestii udzielania licencji oraz dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę. Chodzi przede wszystkim o interpretację art. 23 rozporządzenia. Przepis art. 22 ust. 3 rozporządzenia stanowi, iż bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku, natomiast art. 23 ust. 1 precyzuje dodatkowo, iż czynności prawne określone w art. 17, 19 oraz 22 dotyczące wspólnotowego znaku towarowego wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich, dopiero po wpisaniu ich do rejestru.

Tak więc dokonując literalnej wykładni przepisów dotyczących licencji, należałoby stwierdzić, iż licencjobiorca może wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela dopiero po dokonaniu wpisu licencji do rejestru.

Trybunał uznał ostatecznie, iż licencjobiorca może występować z roszczeniami wobec naruszycieli nawet wówczas, gdy jego umowa licencyjna nie została wpisana do rejestru EUIPO. TSUE stanął bowiem na stanowisku, że przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa UE, należy uwzględniać nie tylko jego literalne brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji. Ostatecznie doszedł do konkluzji, iż zarówno wykładnia literalna, jak i wykładnia systemowa art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia wspierają koncepcję, iż przepis ten ma na celu uregulowanie możliwości powoływania się na czynności prawne wskazane m.in. w art. 22 rozporządzenia wobec osób trzecich, które dysponują lub mogą dysponować prawami odnoszącymi się do wspólnotowego znaku towarowego. A w rozpatrywanym przez trybunał przypadku tak nie było, gdyż licencjobiorca występował z roszczeniami wobec naruszyciela, a nie wobec podmiotu, który dysponował jakimkolwiek prawem do spornego znaku towarowego.

Uważam, że wyrok jest jak najbardziej słuszny. Ograniczenie możliwości występowania przez licencjobiorcę niewpisanego do rejestru z roszczeniami wobec naruszycieli stanowiłoby zbyt daleko idące ograniczenie jego praw. Zwłaszcza w sytuacji, gdy licencjobiorca jest jedynym podmiotem, który legalnie używa znaku w obrocie na podstawie udzielonej licencji. Warto również pamiętać, iż zarówno wpisanie jak i wykreślenie licencji z rejestru EUIPO związane jest każdorazowo z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 200 euro, tak więc wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Marek Rumak, radca prawny, Affre i Wspólnicy