Wynika tak z wyroku Sądu Okręgowego – Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie. Chodzi o głośny spór pomiędzy działającymi na tym samym rynku spółkami Cinkciarz.pl i Ekantor.pl.

Sprawa zaczęła się na przełomie 2015 i 2016 r. Wówczas Ekantor.pl podpisał umowę sponsorską ze znanym klubem żużlowym Falubaz Zielona Góra. Spółka została sponsorem tytularnym klubu.

To rozzłościło menedżerów Cinkciarz.pl, gdyż oni też mieli zawartą umowę z klubem, ale eksponowali swój logotyp jedynie na bandach reklamowych i strojach żużlowców. Tymczasem okazało się, że mniejszy od nich rynkowy konkurent został głównym partnerem Falubazu. Co więcej, zostało stworzone nowe logo, podkreślające współpracę przedsiębiorcy ze sportową drużyną.

Właściciele Cinkciarz.pl uznali, że stworzony logotyp jest inspirowany znakiem towarowym należącym do Cinkciarz.pl. W obu znakach występują nachodzące na siebie okręgi i pojawia się z boku nazwa przedsiębiorcy. Sprawa więc trafiła do sądu.

Świadoma decyzja

Sąd okręgowy (pierwszoinstancyjny) nie miał żadnych wątpliwości: do naruszenia nie doszło.

Rzecz najważniejsza: zdaniem sądu znak Cinkciarz.pl ma niską pierwotną zdolność odróżniającą.

„Dokonując zgłoszenia takiego znaku powód zdawał sobie sprawę, że będzie musiał tolerować używanie przez innych uczestników rynku takich samych lub podobnych, opisowych oznaczeń. Nie może więc obecnie skutecznie żądać zaprzestania używania przez konkurentów wizerunku monet (walut obcych) w typowym, w żaden sposób niewyróżniającym się od stosowanego na rynku układzie, rozszerzenia .pl czy określenia związanego z wymianą walut, jak np. kantor” – czytamy w uzasadnieniu.

Prawnicy są podzieleni co do tego, czy sąd miał rację.

Jakub Kralka, szef zespołu Bezprawnik.pl (portal jako pierwszy opisał wyrok), uważa, że spółka powodowa przepisów o własności przemysłowej użyła w sporze nieco instrumentalnie.

– W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem, że jeżeli podmiot decyduje się na niską pierwotną zdolność odróżniającą, czyli znak towarowy składający się z tak powszechnych oznaczeń jak okrąg i symbol waluty, to musi nauczyć się tolerować fakt, iż w podobny sposób mogą prezentować się również inne podmioty działające na rynku – wskazuje Kralka.

Inaczej twierdzi Marta Koremba, partner w polskim biurze Bird & Bird, współkierująca praktyką własności intelektualnej. Spostrzega ona, że sąd uznał, że zestawienie herbu klubowego i znaku ekantor.pl było naturalną konsekwencją zawartej umowy sponsorskiej.

– Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że celowo naśladowało ono kompozycję znaku powoda. Logo klubu umieszczono pomiędzy poszczególnymi elementami oznaczenia Ekantor.pl w taki sposób, że cała kompozycja przypominała znak powoda (nachodzące na siebie okręgi, symbol euro po lewej stronie, użyta czcionka itp.). Dodatkowo część słowna obu znaków jest bardzo podobna znaczeniowo: słowa „cinkciarz” i „kantor” odnoszą się do wymiany walut – twierdzi Koremba.

I dodaje, że odwzorowanie kompozycji oraz zbieżność znaczeniowa mogą powodować, że konsumenci będą kojarzyć złożenie znaku Ekantor.pl i logo klubowego z chronionym znakiem Cinkciarz.pl.

Rzecz w tym, że sąd zastosował bardzo rygorystyczny test wypracowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-252/07 Intel. A jak tłumaczy Marta Koremba, zgodnie z tym orzeczeniem do naruszenia znaku renomowanego dochodzi m.in. wówczas, gdy powód wykaże zmianę lub ryzyko zmiany zachowań konsumenckich. W praktyce to bardzo trudne zadanie.

– Właściciele znaków renomowanych, aby niwelować skutki naruszeń, zazwyczaj szybko podejmują kroki w celu wyeliminowania naruszającego oznaczenia z obrotu. Nie czekają, aż nastąpi trudna do odwrócenia zmiana zachowania konsumentów. Wykazanie takiej zmiany, czy nawet jej ryzyka, jest zwykle niemożliwe – tłumaczy prawniczka.

Brak działalności

Stołeczny sąd uznał jednak, że ryzyko pomyłki przez konsumentów to jedno, ale drugie – ocena, czy w ogóle można porównywać znak powstały z połączenia logotypów Ekantor.pl i Falubazu Zielona Góra ze znakiem towarowym Cinkciarz.pl. Zdaniem sądu – nie. Porównać by można było bowiem sam znak Ekantor.pl, gdzie występuje tylko jeden okrąg. Oznaczenie z dwoma okręgami – rzekomo podobne do znaku zastrzeżonego przez dużego przedsiębiorcę – nie służy przecież prowadzeniu sprzedaży walut, lecz pokazaniu, że przedsiębiorca wspiera określony klub sportowy.

„Nie ulega wątpliwości, że pozwany pod powyższymi oznaczeniami nigdy nie oferował żadnych usług, a w szczególności usług związanych z wymianą walut. Tymczasem z istoty znaku towarowego wynika używanie go do odróżniania towarów i usług w działalności gospodarczej. Podstawową funkcją znaku jest więc funkcja oznaczania pochodzenia towarów lub usług” – wskazał sąd.

Jakub Kralka uważa, że to bardzo mądre posunięcie ze strony sądu. Przesunął on bowiem na dalszy plan subiektywną kwestię oceny podobieństwa logotypów. Skoncentrował się za to na okolicznościach rynkowego użycia logotypu. I skoro sąd wyszedł z założenia, że sporne oznaczenie nie jest wykorzystywane w działalności gospodarczej, to jednocześnie traci znaczenie okoliczność, na ile jest ono podobne do znaku zastrzeżonego przez Cinkciarz.pl.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 stycznia 2018 r., sygn. akt XXII GWzt 39/16.